Jorge Vicente Martínez. Abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios
El Tribunal Supremo ha dictado su sentencia número 303/2026, de 3 de febrero, que se enmarca en un conflicto entre dos bodegas de la Rioja Alavesa que utilizan el término «Valcavada» en la denominación de sus vinos. Estamos ante un conflicto entre el derecho de exclusiva derivado de una marca nacional y el uso común de denominaciones geográficas vinculadas al origen del producto.
La parte actora, titular de la marca nacional española VALCAVADA (denominativa), registrada para vinos, sostenía que el uso por la demandada del signo «1808 VALCAVADA» vulneraba sus derechos exclusivos reconocidos en el artículo 34 de dicha norma, así como que suponía un aprovechamiento indebido de su reputación. Asimismo, solicita la nulidad de la marca española núm. 3603122 1808 TEMPERAMENTO NATURAL VALCAVADA SINGULAR VINEYARD, por incorporar ese mismo término. Por su parte, la demandada alegaba que «Valcavada» no era un término de fantasía, sino el nombre de un paraje real situado en Laguardia, en el que ambas bodegas desarrollan su actividad, por lo que su utilización respondía a una referencia geográfica legítima.
A partir de estos antecedentes, la sentencia aborda el ius prohibendi de los topónimos en el derecho de marcas. El Tribunal Supremo parte de un dato fáctico determinante, esto es, que «Valcavada» identifica un paraje geográfico real en el que existen viñedos y bodegas, lo que implica que el signo tiene una relación con el origen del producto. En consecuencia, el Tribunal afirma que los topónimos presentan, cuando se refieren al origen de los productos, una distintividad originaria débil, lo que limita el alcance de la protección que pueden recibir como marcas.
En este sentido, la resolución subraya que la inclusión de un topónimo en una marca no permite a su titular apropiarse en exclusiva de dicho término. La protección recae sobre el signo en su conjunto, pero no sobre el elemento geográfico considerado aisladamente. Este planteamiento resulta especialmente relevante en el sector vitivinícola, donde la referencia al origen territorial constituye un elemento esencial del producto y se encuentra además protegida por regímenes específicos de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Así, el Tribunal insiste en que el uso de la denominación «Valcavada» no puede ser restringida de manera absoluta.
La sentencia desarrolla esta idea al analizar el riesgo de confusión conforme a los artículos 6.1.b) y 34.2.b) de la Ley de Marcas. El Tribunal aplica los criterios tradicionales de comparación global de los signos en sus dimensiones gráfica, fonética y conceptual, pero introduce un elemento decisivo, que es la escasa distintividad del topónimo común. En la medida en que «Valcavada» funciona principalmente como indicación geográfica, su peso en el juicio de confusión se reduce. La comparación de las marcas revela que la coincidencia se limita a ese elemento débil, mientras que el resto de los componentes, incluidos elementos numéricos y denominaciones adicionales, generan una impresión global diferenciada. Por ello, el Tribunal concluye que no existe riesgo de confusión ni de asociación en el consumidor medio.
El Supremo recuerda que las denominaciones geográficas deben permanecer disponibles para todos los operadores establecidos en el territorio correspondiente. Este principio responde a la necesidad de garantizar la libre competencia y de evitar que un empresario se apropie de un elemento que describe una realidad objetiva compartida. En consecuencia, el registro de una marca que incluya un topónimo no otorga a su titular un derecho exclusivo sobre dicho término frente a terceros que lo utilicen de forma legítima.
En esta línea, la sentencia pone de relieve que el uso de un topónimo por distintos empresarios constituye una manifestación del derecho a describir el origen geográfico de los productos, siempre que dicho uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, en los términos del artículo 37 de la Ley de Marcas. El consumidor está habituado a que múltiples productores hagan referencia a un mismo lugar de origen, especialmente en el sector del vino, donde las menciones geográficas tienen un valor informativo esencial. Esta circunstancia reduce la probabilidad de que perciba la coincidencia como indicativa de una conexión empresarial, lo que incide directamente en la exclusión del riesgo de confusión.
El Tribunal reconoce que un topónimo puede formar parte de una marca válida cuando se combina con otros elementos que, en su conjunto, generan una impresión distintiva suficiente. Sin embargo, esta protección se predica del conjunto del signo y no del elemento geográfico por separado. Por ello, el titular de una marca no puede impedir que terceros utilicen el mismo topónimo en sus propias denominaciones, siempre que el resultado global sea suficientemente diferenciado y no genere confusión.
En relación con la eventual existencia de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, la sentencia descarta su concurrencia. Por un lado, no se acredita que la marca invocada tenga carácter renombrado en el sentido exigido por la jurisprudencia. Por otro, el Tribunal introduce un argumento de mayor alcance al señalar que el uso de un topónimo común difícilmente puede considerarse un acto de parasitismo, dado que se trata de un elemento del dominio público cuya utilización responde a una realidad geográfica objetiva. De este modo, se evita extender la protección reforzada de las marcas más allá de sus límites razonables.
Esta sentencia debe entenderse como una consolidación y clarificación de criterios. No introduce un criterio nuevo, sino que se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que limita la apropiación exclusiva de los topónimos y subraya su carácter descriptivo, tanto a nivel nacional como europeo, como demuestra la abundante cita de sentencias al respecto, como la STJCE de 4 de mayo de 1999, Chiemsee.
En definitiva, la resolución reafirma el equilibrio entre los derechos de exclusiva derivados de una marca nacional y la necesidad de preservar la libre competencia. Los topónimos, aun cuando se integren en marcas registradas, mantienen su naturaleza de elementos descriptivos vinculados al territorio y deben permanecer disponibles para todos los operadores que legítimamente desarrollan su actividad en el ámbito geográfico correspondiente. De este modo, el Tribunal Supremo ofrece una guía interpretativa especialmente relevante para la aplicación del derecho de marcas en sectores en los que el origen geográfico constituye un elemento esencial del producto.
