Por Emilia López Camba, abogada Área de Asesoría Jurídica de PONS IP

En los procedimientos seguidos ante la EUIPO, una de los retos principales al que nos encontramos los profesionales es el de determinar qué constituye suficiente prueba de uso de una marca registrada en procedimientos inter partes, ya sean de oposición o de nulidad por motivos relativos, cuando quien esgrime ostentar un derecho mejor al de la marca impugnada debe acreditar que dicho signo anterior se ha utilizado de forma genuina y suficiente, y lo mismo en procedimientos de caducidad por falta de uso.

En las sentencias dictadas por el Tribunal General de la Unión Europea en los asuntos T-564/24 y T-563/24, promovidos por la entidad turca Gürok Turizm ve Madencilik AŞ contra sendas resoluciones de la Sala Cuarta de Recursos de la EUIPO, no solo se resolvió sobre el alcance del uso de dos marcas objeto de una solicitud de caducidad, sino sobre el límite de las obligaciones tanto del titular de estas marcas como las de la EUIPO, en lo que concernía a la prueba aportada, a la información facilitada por el titular sobre dicha prueba y a la labor de la Oficina en lo que respectaba a su evaluación.

Los asuntos se referían a dos marcas muy similares para la denominación “LAV”, a nombre de uno de los principales fabricantes de artículos de cristalería a nivel mundial, incluyendo artículos tales como vasos, copas y vajilla de vidrio para el hogar y para lo hostelería. La mercantil alemana Olav GmbH solicitó la caducidad de estas marcas de la UE, registradas en 2013, en respuesta a las oposiciones instadas por Gürok Turizm ve Madencilik AŞ contra varias de sus marcas.

La División de Anulación de la EUIPO resolvió la caducidad parcial de las marcas “LAV”, registradas para una variedad de productos y servicios en distintas clases, limitando su protección a determinados productos de la clase 21 (recipientes para uso doméstico o culinario, artículos de cristalería no comprendidos en otras clases, vasos, tazas, platos, entre otros).

Posteriormente, Olav GmbH recurrió las resoluciones en torno a las mencionadas solicitudes de caducidad, resultando eventualmente en las resoluciones de la Sala Cuarta de Recursos de la EUIPO, las cuales revirtieron las decisiones previas de la División de Anulación, acordando la caducidad total de las marcas “LAV”, resoluciones que, a su vez, fueron impugnadas por Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, ante el Tribunal General.

La primera cuestión a reseñar en estos procedimientos ante el TGUE fue la postura adoptada por la propia EUIPO en su contestación, durante la fase escrita del procedimiento. En este sentido, la Oficina se adhirió a la posición de la entidad titular de las marcas cuestionadas, solicitando igualmente la anulación de las resoluciones de la Sala de Recursos, al considerar que había cometido un error de derecho.

A este respecto, conviene recordar, tal y como recordó el Tribunal General en sus ulteriores sentencias en torno a estos asuntos, que, aunque la EUIPO no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen, ni a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones. De esta forma, nada se opone a que la Oficina se adhiera a una pretensión de una parte recurrente. Lo que no podría hacer, en todo caso, sería formular pretensiones que tuvieran por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se hubiera planteado por el recurrente.

En lo que concierne a la cuestión principal objeto de las solicitudes planteadas por Gürok Turizm ve Madencilik AŞ ante el Tribunal General, la misma se refería a la imposición por parte de la EUIPO (según la parte recurrente) de una exigencia excesiva en torno a la prueba aportada y a las explicaciones o información que el titular debiera haber aducido en torno a dicha evidencia probatoria, excediendo con creces lo que puede considerarse razonable en estos casos y resultando en un gravamen extremadamente pesado y poco práctico de cara a demostrar el uso efectivo de las marcas controvertidas. Asimismo, la parte recurrente ante el TGUE sostuvo que la Sala de Recursos incurrió en error de apreciación al estimar que las pruebas relativas al alcance del uso de dicha marca eran insuficientes para que este fuera considerado uso efectivo, y que había incurrido en contradicciones en su apreciación.

Es de hacer notar que la documentación presentada como prueba de uso incluía más de 900 páginas de facturas y documentos comerciales, 2.919 líneas de venta identificadas con la referencia “LV” (por “LAV”) relativas a operaciones realizadas en numerosos Estados miembros de la Unión Europea y un volumen de negocio cercano a 6.500 millones de euros durante el período relevante.

La Sala de Recursos de la EUIPO, en sus resoluciones, reprochó al titular de las marcas que no hubiera establecido y explicado individualmente la correspondencia entre las líneas o conceptos contenidos en cada una de las facturas (siendo cerca de 3.000) y los productos reflejados en los catálogos con los que debían vincularse.

En sus sentencias, el Tribunal consideró que tal exigencia excedía claramente lo razonable dentro de un procedimiento de caducidad y que la Sala de Recurso impuso una carga probatoria desproporcionada. Además, destacó que la Sala de Recursos nunca requirió formalmente aclaraciones adicionales a la titular, por lo que no podía reprocharle con carácter posterior una supuesta falta de colaboración o abstención deliberada en la aportación de explicaciones que aclararan ciertos puntos de la prueba aportada.

Asimismo, el Tribunal recordó en sus sentencias que la comparación diligente por parte de la Oficina de los códigos de producto en fotografías y catálogos, por un lado, y en las facturas, por otro lado, no equivale a una simple estimación de una probabilidad o a una mera suposición, sino que implica un proceso racional y lógico en el marco de la apreciación del uso efectivo que debe realizar esta. Así, dio la razón a la recurrente en el sentido de que la División de Anulación no se había sobrepasado en sus facultades al establecer, por iniciativa propia o mediante la apreciación global de las pruebas que se les presentaban, el vínculo entre las reproducciones de los productos en las fotos y en los catálogos, por un lado, y las facturas de los mismos productos, por otro lado, basándose en su respectiva indicación de los códigos de artículos, que resultaban ser idénticos, algo que contradecía lo establecido por la Sala de Recursos en sus resoluciones, en las que se indicaba que estas funciones correspondían exclusivamente al titular.

Estas sentencias, además, introdujeron una consideración de especial interés, estableciéndose que imponer una carga de la prueba no razonable o excesiva para el titular de las marcas cuestionadas, puede dar lugar a una vulneración del principio de buena administración, que se encuentra recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Estas sentencias refuerzan la doctrina según la cual la prueba del uso efectivo debe valorarse de forma global y con cierta flexibilidad, debiéndose rechazar interpretaciones excesivamente formalistas. Asimismo, en los fallos aludidos se hace hincapié en que la EUIPO no puede exigir demostraciones exhaustivas y desproporcionadas cuando un conjunto coherente de facturas, catálogos y documentos comerciales permite acreditar razonablemente un uso comercial real de la marca impugnada en la Unión Europea.