Jaume Mourisco Ayuso. Abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios
Hoy tenemos otro caso de esos donde se deja claro que, por mucho renombre que tu marca(s) pueda tener, no es suficiente para prohibir todo aquello que nos pueda, en cierto modo, molestar. Es el caso que enfrentó a MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY LTD (en adelante, McDonald’s) contra la OEPM y FÁBRICA CHEF, S.L., en relación a la solicitud de esta última del signo distintivo M4228845, para productos y servicios de las clases 30 y 43.
Tras la solicitud de dicho signo ante la OEPM, McDonald’s entendió que sus registros marcarios prioritarios podían hallarse en riesgo ante dicha solicitud, y ello porque, a su juicio, existía un claro riesgo de confusión, especialmente en atención al renombre que ostentas sus marcas y, en particular, alrededor de la partícula “Mc”. Con ello en mente, procedió a presentar oposición, la cual fue desestimada, y presentando recurso de alzada, que terminó corriendo idéntica suerte.
Obviamente, McDonald’s no estaba nada de acuerdo con esta decisión de la OEPM, por lo que decidió elevar este asunto ante la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 32) encargada del conocimiento de este tipo de asuntos (los antiguamente conocidos como “contenciosos”).
¿Qué volvía a alegar McDonald’s en este recurso? Pues que, con motivo del renombre ostentado por sus marcas, el cual, a su juicio, es muy elevado, la protección que la ley de marcas debía desplegar sobre sus signos distintivos debía de ser mucho mayor (es decir, la otorgada por las marcas renombradas), y que, ante la similitud, aunque pudiera ser reducida, entre los signos, era motivo suficiente para la aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas, y proceder así a la denegación del signo impugnado.
Así, además de los argumentos ya expuestos en cuanto a las similitudes entre los signos en liza, en particular alrededor del elemento “Mc”, incluyen también el hecho de que, desde el punto de vista conceptual, existe un sector de la población que utiliza el término “Macas” para hacer referencia a acudir a un McDonald’s, en concreto, entre el público joven de Madrid. Concluye también discutiendo lo alegado por el solicitante, el cual exponía que el término “Macas” hace referencia al diminutivo del nombre las Macarenas en España.
Tras proceder la Audiencia Provincial a analizar el caso, vino a confirmar lo que la OEPM venía sosteniendo, si bien realizando la siguiente fundamentación.
Desde luego, no cabe duda de que las marcas pertenecientes a McDonald’s son renombradas, y, además, gozando todas ellas de un renombre muy importante, motivo por el cual se aplica a este caso un estudio mucho mas minucioso, en atención a la protección reforzada que dichas marcas merecen.
Tras realizar la comparativa entre los signos, es donde la Audiencia encuentra el problema insalvable (¿?) para la aplicación de la referida protección reforzada, y no es otro que el hecho de que los signos en liza no llegan a alcanzar el mínimo de similitud exigido.
Así, aunque entre los signos en liza aparecen las letras “m” y “c”, así como que la sílaba “ca” también aparece respecto de aquellos signos prioritarios que incluyen la palabra “café”, lo cierto es que, realizando una visión de conjunto, no se produce una impresión de similitud. Como recuerda la Audiencia Provincial, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del TJUE, no es suficiente con que alguno o algunos de los elementos de la marca anterior se hallen reproducidos en la marca posterior, sino que es requisito indispensable comparar los signos en su conjunto. Además, destaca que solamente en el supuesto de que el resto de los elementos del signo impugnado sean despreciables y no aporten distintividad alguna, sería posible basar la comparativa respecto de los elementos dominantes.
Además, no olvida el hecho de que no es lo mismo comparar marcas denominativas que comparar marcas complejas denominativas o mixtas. Así, al hallarnos en el segundo caso, también debe valorar, en la visión de conjunto, las diferencias que emanan de los elementos gráficos, hecho que en el caso que nos ocupa, aumenta la diferenciación entre los signos en liza. Si bien McDonald’s trató de hacer valer el hecho de que en la marca impugnada se utilizaban los colores amarillo y rojo sea un elemento a tener en cuenta, pues a pesar de que en la práctica sí los utilice, la combinación de dichos colores no se haya en los signos prioritarios que tiene registrados.
Por último, en la comparativa conceptual, a juicio de la Sala, las diferencias son todavía aún más evidentes. No obstante, aquí es donde cobra sentido el título de este artículo, y ello porque, si que es verdad que, entre la población joven de Madrid, es común utilizar el término “macas” (por ejemplo, “vamos a por un macas” o “nos vemos en el macas”) para referirse a McDonald’s y sus productos.
Esto ciertamente es curioso, ya que ello fue alegado precisamente por McDonald’s como un motivo adicional de la similitud existente entre los signos, si bien la Sala, por su (des)conocimiento (¿?), así como (a mi juicio) la ausencia de documentos que acrediten (ejemplo, estudios o encuestas de mercado) que los consumidores, al ver el término “macas”, responderían que lo relacionan con McDonald’s, fueron los motivos por los cuales entendió que no cabía similitud alguna desde el punto de vista conceptual.
¿Qué habría sucedido si, a diferencia de lo anterior, McDonald’s hubiera aportado dicho documento ante la OEPM? Esa es para mi la cuestión quizá más interesante, pues, ante diferencias desde el punto de vista denominativo, gráfico y fonético, ¿podría esto haber significado un vuelco en el sentido de las decisiones de OEPM / AP? Lamentablemente, al menos por ahora, seguiremos con la intriga.
Por ello, debemos quedarnos con el contenido de esta sentencia, que viene a ratificar el mensaje de que, ante dos signos en liza, siendo el oponente renombrado (y muy renombrado en este caso), esto no servirá de nada si no es posible, en la comparación de conjunto de los signos, apreciar un mínimo de similitud que permita aplicar la protección otorgada a las marcas reforzadas.
Porque, por muy renombrado que uno sea, ello no implica un poder omnipotente aplicable contra todo signo que se cruce por el camino para lograr su denegación.
