Por Jaume Mourisco Ayuso, abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios

Siendo alguien capaz de llenar estadios y conciertos, de poner su nombre en lo más alto del panorama musical, esto no ha sido suficiente para que el Tribunal General, en el caso T-118/24, estimase las pretensiones de Rosalía respecto de la marca “Rozaliya jewelry for enlightenment”.

Todo este proceso comenzó en el año 2016, cuando la empresa búlgara Raphael Europe Ltd solicitó la marca “Rozaliya jewelry for enlightenment” ante la EUIPO, para, entre otros, servicios de joyería, bisutería y marroquinería.

Aunque hoy en día nadie desconoce quién es Rosalía, así como su trascendencia dentro del panorama musical tanto a nivel nacional e internacional, no fue hasta el año 2018 cuando la cantante dio su salto a la fama mundial, y tampoco fue hasta dicho año cuando encontramos su primera solicitud de marca, concretamente la marca nacional M3733838 – ROSALIA (Denominativa).

Este hecho es muy relevante porque nos indica uno de los motivos por los cuales tuvo que ser a través del cauce de solicitud de caducidad de marca, y no mediante oposición a la solicitud de registro, por el cual Rosalía intentó sacar esta marca del registro. Y es que Rosalía no contaba con registros de marca anteriores y, por tanto, no fue posible oponerse a la entonces solicitud de marca en el año 2016.

Excluida esta opción, y prácticamente cuando se cumplió el plazo de cinco años que el Reglamento europeo de la marca comunitaria dispone para poder iniciar una acción de caducidad, el 8 de octubre de 2021 Rosalía procedió a presentar la solicitud de caducidad de marca respecto de los productos descritos en el registro objeto de caducidad.

Resultado de esta acción, la EUIPO resolvió la misma en diciembre de 2022, si bien de forma parcial, declarando la caducidad para todos los servicios excepto para aquellos relativos a joyas, joyas de carácter personal y para adorno personal, las joyas de adorno, los artículos decorativos para uso personal, los collares y las piezas de bisutería.

Ante esto, Rosalía procedió en febrero de 2023 a recurrir la resolución de la EUIPO, al entender que la caducidad debería de estimarse en su totalidad.

Y el 15 de diciembre de 2023, la EUIPO dictó resolución, confirmando la decisión anterior por la que se declaraba la caducidad parcial, al entender que a la vista de las pruebas aportadas por Raphael Europe Ltd, quedaba demostrado el uso para productos de joyería.

Viendo Rosalía que su intento de eliminar la marca del registro quedaba frustrado, decidió elevar este asunto ante el Tribunal General de la Unión Europea, presentando un recurso ante dicho órgano, con el objetivo de conseguir anular la decisión de la EUIPO.

Rosalía fundamento su recurso, básicamente, sobre dos argumentos.

• De un lado, que la EUIPO no había realizado una correcta valoración de las pruebas aportadas por el titular de la marca para probar el uso de la misma durante el período comprendido entre el 8 de octubre de 2016 y el 7 de octubre de 2021;

• Y, por otro lado, que la EUIPO no había fundamentado de forma suficiente la resolución que entonces se recurría, así como el hecho de que había sustentado sus razonamientos sobre presunciones que no tenían base alguna respecto de las pruebas aportadas por el titular de la marca.

En cuanto al primero de los fundamentos, Rosalía cuestionaba en esencia que el hecho de que la marca ahora impugnada apareciese en la descripción de las facturas emitidas por el titular de la marca o en el packaging de los productos, puesto que la mayoría de las pruebas para demostrar el uso consistieron en diferentes facturas, no era suficiente para demostrar el uso de la marca, en cuanto a la indicación del origen comercial, respecto de los productos de la clase 14 en cuestión. Del mismo modo, teniendo en cuenta que los productos en cuestión se consideran de uso diario, dichas facturas no serían aptas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para acreditar el uso de la marca en disputa.

Este hecho fue respondido por la EUIPO en su escrito de respuesta al recurso, donde expuso que, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia, no es necesario para probar el uso de la marca que la misma esté situada junto a los productos según los requisitos del artículo 58(1) del Reglamento 2017/1001 de la marca de la UE. Asimismo, exponía la EUIPO que el volumen de ventas de los productos comercializados bajo la marca en disputa se debe analizar teniendo en cuenta, entre otros, el volumen de negocio, la capacidad de publicidad y el grado de diversificación de la empresa, y no en cambio realizar dicha ponderación en términos absolutos, por lo que respecto del uso de la marca no es siempre necesario probar que el mismo tiene un grado cuantitativo elevado.

Y en cuanto al segundo de los fundamentos del recurso presentado por Rosalía, se cuestionaba el hecho de que la EUIPO no había valorado correctamente las pruebas aportadas por el titular de la marca impugnada, habida cuenta de que dichas pruebas no eran aptas para acreditar el uso de la misma en cuanto a la comercialización de los productos de joyería dentro de la UE. Además, exponía que la EUIPO no había explicado de forma suficiente y adecuada por qué las facturas emitidas para países fuera de la UE demostraban de forma suficiente, y que la Oficina fundamentó así su decisión en meras suposiciones.

La EUIPO respondió a este segundo fundamento, señalando las secciones correspondientes de la resolución objeto de impugnación, en las cuales la EUIPO había valorado correctamente todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas, y que tras dicha valoración de forma individual y después conjuntamente, se llegaba a la conclusión de que el uso de la marca impugnada quedaba debidamente acreditado.

Y, además, señala el TGUE así como la EUIPO, que Rosalía no presentó ningún argumento en su recurso respecto la primera Decisión emitida por la EUIPO del uso de la marca en relación con la Clase 35, sino que lo hizo directamente en el recurso presentado ante el TGUE, por lo que no cabe la crítica realizada a la EUIPO por un hecho el cual la EUIPO no tuvo constancia alguna.

Así, y acogiendo el TGUE los argumentos expuestos por la EUIPO, concluyo que, conforme a las pruebas aportadas en su momento por el titular de la marca impugnada, quedaba acreditado el uso de la marca para productos de joyería, y, por tanto, procediendo a desestimar íntegramente el recurso presentado por Rosalía.

De este modo, estamos ante un caso en el que una marca ha obtenido gran fama de forma fulgurante, pero que la “altura” de la misma no es suficiente para conseguir “echar” del mercado a aquellos legítimos titulares de derechos que se encontraban allí con anterioridad, y que consiguieron probar el uso de su marca de acuerdo con lo exigido por la normativa de marcas europea. Un caso más en el que David consigue vencer a Goliat.