Por Ana Herrera, directora del área de Patentes, Desarrollo Tecnológico e Innovación de PONS IP
El 23 de marzo de 2023, la Gran Cámara de Recursos (EBOA) de la Oficina Europea de Patentes (EPO) emitió la decisión G 2/21, abordando la cuestión de la «plausibilidad» en el contexto de la actividad inventiva en solicitudes de patentes europeas. Esta decisión tiene especial trascendencia porque sienta los criterios de admisión en la presentación de pruebas experimentales que se aportan por el solicitante o titular con posterioridad a la fecha de solicitud de la patente cuando se está discutiendo el requisito de actividad inventiva.
Tradicionalmente, durante el proceso de concesión de patentes, es muy común que los solicitantes aporten datos experimentales adicionales después de la presentación de la solicitud en respuesta a una objeción de actividad inventiva para respaldar la existencia de la misma. Sin embargo, la aceptación de estas pruebas adicionales varía según la jurisdicción y el área técnica, y dependiendo de si el efecto técnico asociado a los resultados mostrados estaba o no explícitamente divulgado en la solicitud original o, al menos, podía ser deducido por un experto en la materia.
La decisión G 2/21 surgió a raíz de una remisión de la Cámara Técnica de Recursos en el caso T 116/18, que planteó preguntas sobre la admisibilidad de pruebas aportadas a la EPO posteriormente a la presentación de la solicitud de patente (lo que en la jerga de patentes se conoce como “post-published evidences”) cuando el efecto técnico no estaba explícitamente divulgado en la solicitud original pero podría considerarse plausible por un experto en la materia a la luz de la memoria tal y como fue presentada y de su conocimiento general.
En su fallo, la EBOA estableció, en primer lugar, que las pruebas presentadas después de la fecha de presentación de la solicitud no pueden ser rechazadas únicamente por no haber sido públicas antes de dicha fecha. Además, se determinó que un solicitante o titular de una patente puede basarse en un efecto técnico que no estaba explícitamente descrito en la solicitud de patente para demostrar la actividad inventiva si un experto, considerando sus conocimientos generales y la solicitud original, derivaría que dicho efecto técnico estaba comprendido dentro de la enseñanza técnica de la solicitud de patente. En relación a esto último, es interesante destacar que la EBOA ha ido más allá añadiendo y aclarando que se puede considerar que el efecto técnico estaba comprendido en la enseñanza de la solicitud de patente original aun cuando dicho efecto estuviera únicamente “conceptualmente comprendido” en la enseñanza técnica general de la invención divulgada originalmente. Así, la EBOA deja entrever que no es necesario que haya una descripción literal en la solicitud tal y como fue presentada del efecto técnico alegado, sino que puede ser suficiente con que el experto en la materia, en base a su conocimiento general y a la descripción de la solicitud de patente, reconociera que dicho efecto estaba comprendido dentro de la enseñanza original de la misma.
Además, para la admisibilidad de las pruebas presentadas a posteriori, se debe valorar si el experto en la materia, nuevamente en base a su conocimiento general y a la descripción original de la solicitud de patente, concluiría, no solo que la definición del efecto técnico estaba, al menos, conceptualmente comprendida en la solicitud original, sino que alcanzar el mismo era “plausible”. Es decir, la solicitud de patente originalmente presentada puede no contener prueba experimental alguna que demuestre que el efecto técnico pretendido se alcanzaba realmente, pero en ese caso se debe responder a la cuestión sobre si el experto en la materia tendría dudas razonables de si ese efecto técnico pretendido podría ser alcanzado con la materia reivindicada. Si la respuesta es que sí, es decir, que podrían existir dichas dudas, entonces las pruebas aportadas posteriormente para defender la actividad inventiva en base a la consecución de dicho efecto técnico no deberían ser admitidas.
Es importante destacar que la EBOA aclaró que la «plausibilidad» no constituye un nuevo requisito de patentabilidad, sino que es un criterio utilizado para evaluar si un efecto técnico pretendido puede ser invocado o no con el objeto de obtener una opinión favorable en relación a la actividad inventiva. Este concepto está contemplado, por tanto, dentro de los requisitos de patentabilidad, tales como la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial y la suficiencia de descripción.
Por lo tanto, esta decisión G 2/21 parece que asienta dos criterios relevantes para evaluar la admisibilidad de estas pruebas que el solicitante aporta con posterioridad a la fecha de solicitud de la patente, bien sea durante el proceso de examen o bien durante una oposición, con el objeto de defenderse de una objeción de actividad inventiva. Dichos criterios son, por un lado, que el efecto técnico mostrado por esos resultados que se están aportando a posteriori de la presentación, si bien puede no estar explícitamente indicado en la solicitud, debe estar, al menos, conceptualmente comprendido en la enseñanza general original de la solicitud de patente y, por otro lado, que de la información contenida en la solicitud de patente originalmente presentada debe derivarse que dicho efecto (resultado) que se está demostrando únicamente con estas evidencias adicionales era plausible y por lo tanto el experto en la materia no tendría dudas sobre su viabilidad.
Con la introducción y aclaración de estos criterios, la EPO restringe o, cuanto menos, regulariza la posibilidad de que puedan llegar a ser concedidas por patente invenciones que, cuando se redactaron, no habían sido realmente testadas en cuanto a su efecto técnico y por tanto podrían considerarse “invenciones teóricas o proféticas”, ya que a través de esta decisión, como mínimo, obliga a que en la redacción inicial de la solicitud se incluya información o datos que mínimamente permitan al experto derivar cuál o cuáles podrían ser los efectos técnicos pretendidos y que su consecución es plausible.
Esta decisión reafirma la postura de la EPO respecto a la admisibilidad de pruebas presentadas posteriormente para respaldar la actividad inventiva, establece los criterios a tener en cuenta y, quizás, podría influir en prácticas de otras jurisdicciones con enfoques más restrictivos en la aceptación de este tipo de evidencias.
