En marzo de 2026, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Oficina de Marcas de Perú) confirmó la decisión de concesión del registro de la marca MCOIL’S, solicitada para distinguir aceites y grasas de uso alimenticio, pese a la oposición presentada por McDonald’s Corporation.

La controversia se originó en diciembre de 2023, cuando Oil Market Recycling solicitó el registro de la marca MCOIL’S para identificar diversos productos de la clase 29. Durante el trámite, y en respuesta a la oposición, la solicitante limitó voluntariamente el alcance de la solicitud para que esta protegiera únicamente aceites y grasas para uso alimenticio.

McDonald’s se opuso al registro argumentando que la denominación MCOIL’S incorporaba el prefijo «MC», elemento que forma parte de numerosas marcas de su portafolio y que, en su criterio, podía generar riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido de la reputación de sus signos. Para sustentar su oposición, la compañía invocó tanto sus registros marcarios en las clases 29, 30 y 43 como el carácter notoriamente conocido de la marca MCDONALD’S en el mercado peruano.

En mayo de 2025, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. Entre los antecedentes evaluados por la autoridad figuraban numerosas marcas registradas en Perú que incorporan las partículas «MC» o «MAC», pertenecientes a distintos titulares.

McDonald’s apeló la decisión insistiendo en que la marca solicitada generaba riesgo de confusión y suponía un aprovechamiento de la reputación asociada a sus signos distintivos. El caso fue entonces revisado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Finalmente, mediante la Resolución N.º 0451-2026/TPI-INDECOPI, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y mantuvo el registro de MCOIL’S. Para ello, consideró relevante la coexistencia en la clase 29 de diversas marcas de terceros que incorporan las partículas «MC» y «MAC», entre ellas McCormick, MC MILLAN, McCain, MC TAMBO, MACBEL, MACPAN y MAC TAMBO. En ese contexto, concluyó que el prefijo «MC» no era suficiente, por sí solo, para generar riesgo de confusión con las marcas invocadas por McDonald’s, por lo que rechazó la oposición y confirmó el otorgamiento del registro solicitado. Adicionalmente, la Sala consideró que los productos que distinguirá MCOIL’S presentan características y finalidades distintas de los servicios principalmente asociados a las marcas de McDonald’s, circunstancia que contribuye a reducir la posibilidad de error en el consumidor. En consecuencia, declaró infundada la apelación y confirmó el otorgamiento del registro solicitado.

Ahora bien, ¿Qué significa que una partícula sea considerada de «uso común» en materia marcaria?

En términos generales, una expresión, termino, partícula, prefijo, sufijo o elemento se considera de uso común cuando es utilizado por múltiples titulares dentro de un mismo sector económico o en relación con productos o servicios similares. En estos casos, las autoridades de propiedad intelectual suelen entender que dicho elemento posee una capacidad distintiva reducida y, por lo tanto, no puede ser apropiado de manera exclusiva por un solo competidor.

Esta circunstancia tiene una consecuencia importante en el análisis de registrabilidad: cuando dos marcas comparten un elemento de uso común, la comparación no puede centrarse exclusivamente en esa coincidencia. Por el contrario, el examen debe enfocarse en aquellos componentes adicionales que permitan identificar el origen empresarial de los productos o servicios y que realmente doten de distintividad a los signos enfrentados.

Precisamente por esta razón, la Sala consideró relevante verificar la existencia de múltiples registros marcarios de terceros que incorporan las partículas «MC» y «MAC» en la misma clase 29. A juicio de la autoridad, dicha coexistencia evidenciaba que estos elementos no eran exclusivos de McDonald’s y que, en consecuencia, el análisis de confundibilidad debía recaer sobre la impresión global de las marcas y no únicamente sobre la presencia del prefijo «MC».

El caso constituye un ejemplo interesante de cómo la identificación de elementos de uso común puede influir en el resultado de una oposición o en general del análisis de registrabilidad.

Más allá del resultado concreto del caso, la decisión deja algunas reflexiones prácticas relevantes para quienes diseñan, gestionan y protegen marcas.

En primer lugar, al momento de crear y seleccionar una marca, resulta importante evaluar si alguno de sus elementos principales ya es utilizado de manera frecuente por terceros dentro del sector correspondiente. La incorporación de expresiones, prefijos o sufijos de uso común no necesariamente impedirá obtener el registro, pero sí puede limitar el alcance de la exclusividad que posteriormente podrá reclamarse sobre dichos elementos. En la práctica, esto significa que el titular podría verse obligado a coexistir con signos de terceros que incorporen componentes similares, una situación que puede resultar incómoda desde una perspectiva comercial o de posicionamiento de marca.

En segundo lugar, el caso pone de relieve la importancia de mantener una vigilancia constante tanto del registro marcario como del mercado. La fortaleza distintiva de una marca no depende únicamente de su registro, sino también de las acciones que adopte su titular para preservarla. La presentación oportuna de oposiciones, observaciones o reclamaciones por infracción puede resultar determinante para evitar que determinados elementos distintivos se debiliten con el tiempo o que comiencen a ser utilizados masivamente por terceros.

En conclusión, el caso MCOIL’S demuestra que la protección marcaria no siempre gira alrededor de palabras o partículas aisladas. En muchos casos, el análisis se concentra en la capacidad distintiva real de los elementos que componen una marca y en la forma en que estos son percibidos por el consumidor dentro de un mercado determinado. Por ello, tan importante como obtener un registro es diseñar estrategias que permitan preservar y fortalecer la distintividad de los signos a lo largo del tiempo.