Emilia López Camba. Abogada Propiedad Industrial. Área Litigios PONS IP
El titular de este artículo reza que el TGUE (Tribunal de Primera Instancia sito en Luxemburgo, competente en asuntos relativos al registro de marcas europeas) confirma un criterio previamente asentado. En realidad, debemos hacer la salvedad de que cuestiones como el riesgo de confusión se engloban dentro de los llamados criterios jurídicos indeterminados, esto es, aquellos en los que siempre va a estar presente cierta valoración por parte del juzgador, la cual no es posible confirmar a partir de un análisis empírico (la casuística es tan grande y tan diversa, que resulta francamente difícil encontrar casos idénticos en los repertorios de jurisprudencia). Ahora bien, sí se pueden obtener pautas generales para los diferentes escenarios que nos podemos encontrar en aras de efectuar la comparativa pertinente en cada caso tras el reciente pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea que se pronunció sobre el conflicto entre Kutxabank y Klarna Bank en torno al uso de la letra “K” en sus respectivos signos distintivos.
Las marcas que consisten en una sola letra del alfabeto tienen sus propias reglas, también a efectos de comparación en conflictos inter partes en las que una de dichas partes reclama ostentar un mejor derecho que resulta impeditivo para la inscripción registral de una marca posterior. La particularidad de estas marcas es que plantean la apropiabilidad en exclusiva de una letra del alfabeto, lo cual plantea dudas acerca de la legitimidad de dicho monopolio, ya que un elemento tan simple y cuya utilización puede resultar tan habitual en el tráfico económico, parece a priori dudoso que pueda ser objeto de apropiación en exclusiva por una sola entidad, al igual que puede ocurrir con los números, los colores o las figuras geométricas básicas.
Para solventar las dudas que generan este tipo de marcas, la jurisprudencia europea ha ido estableciendo una serie de pautas, que se refieren al carácter distintivo intrínseco del signo, la distintividad reforzada del mismo (que puede llegar al renombre) y la existencia de simple riesgo de confusión.
En cuanto al carácter distintivo de una letra en sí misma considerada, sin estilización, colores ni elementos gráficos adicionales (lo que se conoce como marcas meramente denominativas) hoy en día se acepta, de manera más o menos pacífica, que estos signos pueden tener una distintividad mínima pero suficiente para acceder al registro, siempre y cuando no se asocien por la generalidad de los consumidores a unos determinados productos y servicios respecto a los que se solicite su protección. Ahora bien, aunque este tipo de marcas pueda acceder al registro, su ius prohibendi queda sustancialmente reducido frente a marcas de terceros, de forma que las mínimas diferencias entre los signos enfrentados pueden excluir la existencia de riesgo de confusión.
Por el contrario, cuando el titular de una marca consistente en una letra puede acreditar su carácter renombrado y, por ende, su protección reforzada, su oponibilidad frente a una marca de un tercero tiene muchas más posibilidades de prosperar. Es de hacer notar que el carácter renombrado de este tipo de marcas suele ir aparejado a una representación gráfica determinada (pensemos en la emblemática “M” de McDonald’s o en la “N” de Netflix, cuyos colores y tipografía van intrínsecamente unidos a la distintividad reforzada de estas marcas) lo que ya implicaría un factor relevante y diferenciador respecto a las marcas denominativas.
No obstante, la jurisprudencia mayoritaria establece que, respecto a marcas renombradas, puede exigirse un menor grado de similitud entre los signos a comparar, ya que lo que se valora no es que los consumidores puedan confundir un signo con el otro, sino el carácter evocador de la marca aspirante frente a la renombrada, que eventualmente puede dar lugar a que se pueda crear un vínculo entre ambas en la mente del consumidor, en incluso extender su protección frente a productos y/o servicios que, cuando se aborda el riesgo de confusión, no se considera que se encuentran relacionados o que son complementarios. Ahora bien, debemos recordar que, cuando hablamos de marcas renombradas y de su aptitud impeditiva frente a terceros, han de estar presentes otro tipo de elementos, como la existencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido. Igualmente, y como posible defensa de la marca aspirante, puede acreditarse la justa causa de su registro, lo cual puede servir para excluir la aplicabilidad de esta prohibición.
Y, por último, nos encontramos ante el supuesto abordado en la sentencia del TGUE del pasado trece de mayo, que trata sobre la existencia de riesgo de confusión entre los consumidores en relación a la controvertida convivencia registral entre dos marcas consistentes en una letra “K”, pertenecientes a dos entidades bancarias, a saber, KUTXABANK (banco surgido en 2012 a partir de la integración de tres cajas vascas, BBK, Kutxa y Vital) y KLARNA BANK (entidad bancaria sueca).
Sin perjuicio de que el renombre de la “K” característica de KUTXABANK hoy en día difícilmente se puede poner en duda, la cuestión es que lo mismo no formó parte del debate abierto primero ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) ni ante TGUE después, ciñéndose toda la disputa a la alegada existencia (por parte de KUTXABANK) de riesgo de confusión, debido a la similitud en la representación gráfica (e identidad fonética) entre los signos. Es decir, la sentencia no se refiere a cualquier apropiabilidad de la letra “K”, sino a la incompatibilidad de una “K” con una determinada representación gráfica respecto a otra “K” con una representación gráfica altamente similar. De hecho, la EUIPO, en su resolución previa, había descrito el grado de similitud visual como de bajo grado (y aun así estimó la incompatibilidad de las marcas para servicios propios de una entidad bancaria) mientras que el TGUE, en su reciente sentencia, ha rectificado la apreciación de la Sala de Recursos de la EUIPO estableciendo que el nivel de similitud visual entre los signos es elevado, lo cual ha de dar lugar a la existencia de riesgo de confusión, incluso asumiendo que el grado de atención del público destinatario sea elevado, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios amparados por ambas marcas.
La sentencia del TGUE recoge así las pautas establecidas en sentencias previas, en el sentido de que la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto no se deduce únicamente de la existencia de identidad fonética entre los signos en cuestión, sino también de la existencia de una similitud visual superior a la media de dichos signos y de la identidad de los servicios controvertidos. A este respecto, resulta relevante que la constatación por el Tribunal General de la existencia de riesgo de confusión se fundamenta en la protección de una determinada combinación de elementos, y no a un elemento en sí mismo (la letra “k” como tal) que forme parte de dicha combinación (entendiendo por combinación, su configuración gráfica característica).
