Por Ana Herrera Arroyo, directora de Patentes, Desarrollo Tecnológico e Innovación. PONS IP
En el mundo de la innovación tecnológica existe una creencia ampliamente extendida: si una empresa obtiene una patente sobre su invención, automáticamente puede fabricarla, comercializarla y explotarla sin restricciones. Sin embargo, esta idea es incorrecta y puede generar importantes riesgos para startups y compañías deeptech que basan buena parte de su valor en sus activos de propiedad industrial.
Cuando imparto charlas divulgativas sobre la importancia de proteger los resultados de la innovación a instituciones como universidades, centros tecnológicos y, sobre todo, empresas, con frecuencia me encuentro con que la figura del FTO es completamente desconocida, así como su importancia, confundiéndola en no pocas ocasiones con los derechos conferidos por la patente en sí misma. Es por ello que siempre intento individualizar ambos conceptos y aclarar a mi audiencia el alcance de cada uno.
La realidad es que “patente” y “libertad de operación en el mercado” son dos conceptos diferentes. Una patente concede a su titular el derecho a impedir que terceros exploten una determinada invención, es, por tanto, lo que llamamos un “derecho en negativo”, en el sentido de que permite excluir a terceros del mercado cuando su tecnología cae dentro del ámbito de protección de la patente, pero no garantiza que el titular de la misma pueda realizar automáticamente dicha explotación sin infringir derechos previos de otras empresas o instituciones. Precisamente por ello, el análisis de Freedom to Operate (FTO) o libertad de operación se ha convertido en una herramienta estratégica imprescindible para cualquier organización que aspire a llevar una tecnología al mercado.
Un estudio FTO tiene como objetivo identificar y evaluar las patentes de terceros que podrían representar un obstáculo para la fabricación, uso, comercialización, importación o exportación de un producto o procedimiento determinado. A diferencia de una búsqueda de patentabilidad, cuyo propósito es determinar si una invención es novedosa y susceptible de ser protegida mediante patente, un análisis FTO se centra en una cuestión distinta: determinar si la actividad comercial prevista puede interferir con derechos de propiedad industrial vigentes pertenecientes a terceros. La pregunta deja de ser “¿puedo patentar?” para convertirse en “¿puedo comercializar sin que ello me suponga un riesgo de infracción de derechos de terceros?”.
Este matiz es relevante en cualquier industria y para cualquier empresa o entidad que vaya a lanzar un producto o proceso al mercado (e independientemente de si lo tiene patentado o no), pero es especialmente clave en sectores intensivos en tecnología como biotecnología, inteligencia artificial, energía, nuevos materiales, dispositivos médicos o tecnologías cuánticas, donde una solución innovadora suele apoyarse en múltiples desarrollos tecnológicos previos protegidos por diferentes titulares.
Imaginemos una startup que ha desarrollado un nuevo sistema de diagnóstico basado en inteligencia artificial y consigue proteger determinados aspectos de su tecnología mediante patente. Esa patente puede impedir que otros copien la innovación protegida, pero podría suceder que algunos componentes esenciales de ese sistema (por ejemplo, determinados sensores o incluso ciertos métodos de procesamiento utilizados en la solución) estén ya cubiertos por patentes previas vigentes de terceros. En este escenario, la startup podría ser titular de una patente perfectamente válida y, sin embargo, encontrarse con dificultades para comercializar su producto sin obtener licencias adicionales o modificar la tecnología específica objeto de comercialización. Este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que muchas empresas imaginan. De hecho, en sectores altamente innovadores, como los anteriormente mencionados, es habitual que una única solución tecnológica quede condicionada por un entramado complejo de derechos de propiedad industrial pertenecientes a diferentes actores del mercado.
Un ejemplo paradigmático es el de la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9: aunque una empresa desarrolle una nueva aplicación terapéutica o agrícola basada en CRISPR y obtenga patentes sobre su propia innovación, la explotación comercial del producto resultante puede requerir el acceso a múltiples derechos de propiedad industrial de terceros, ya que durante años la titularidad de las patentes fundamentales de CRISPR ha estado disputada entre entidades como la University of California (CVC) y el Broad Institute, a las que se han sumado otros actores con patentes sobre variantes de nucleasas, sistemas de entrega, aplicaciones específicas o métodos de uso. Como consecuencia, una empresa que desee comercializar una terapia basada en CRISPR puede necesitar analizar un complejo entramado de derechos y, en determinados casos, negociar varias licencias para poder operar en el mercado con seguridad jurídica. El caso de CRISPR-Cas9 es solo un ejemplo que ilustra perfectamente que la comercialización de productos basados en una determinada tecnología puede verse afectada por un complejo mosaico de patentes pertenecientes a universidades, centros de investigación y empresas. Así, una compañía puede ser titular de patentes sobre su propia aplicación de un determinado sistema y, aun así, necesitar licencias de terceros para explotar comercialmente su producto.
Por ello, el análisis de libertad de operación debería plantearse como una herramienta preventiva más que como una reacción ante un potencial conflicto, porque si se plantea como lo segundo probablemente ya sea tarde. Cuanto antes se realice, mayores serán las opciones para adaptar la estrategia tecnológica, comercial y, en último término, empresarial. Detectar una patente potencialmente problemática cuando el producto aún está en fase de desarrollo suele permitir introducir modificaciones de diseño relativamente sencillas que posibiliten sortear la protección conferida a un tercero. Descubrir el mismo riesgo cuando ya se ha invertido en producción, marketing o expansión internacional puede tener, sin embargo, consecuencias económicas mucho más importantes.
Aunque cada proyecto presenta circunstancias particulares, existen determinados momentos en los que un análisis FTO adquiere una importancia crítica. Uno de ellos es la fase previa a la industrialización. Cuando una compañía va a realizar inversiones significativas en instalaciones, maquinaria, producción o escalado industrial, resulta esencial confirmar que la tecnología podrá explotarse sin conflictos jurídicos relevantes.
También es altamente recomendable realizarlo antes de iniciar procesos de internacionalización. Las patentes tienen naturaleza territorial, lo que significa que la situación jurídica de una tecnología puede variar sustancialmente de un país a otro. Una solución que puede explotarse libremente en España podría encontrar restricciones en Estados Unidos, Alemania, Japón o China. Por este motivo, el alcance geográfico del estudio debe alinearse cuidadosamente con los mercados en los que la empresa prevé fabricar, comercializar o licenciar su tecnología.
Otro momento especialmente sensible es la captación de financiación, dado que los inversores analizan cada vez con mayor detalle los riesgos asociados a la propiedad industrial. Una cartera de patentes sólida aporta valor, pero la existencia de posibles barreras a la explotación derivadas de derechos de terceros puede generar incertidumbre y afectar a la valoración de la empresa. En muchos casos, un FTO bien planteado puede convertirse en un elemento diferenciador que transmite madurez, solidez y una adecuada gestión de riesgos, factores que sin lugar a dudas los inversores tendrán en cuenta.
Del mismo modo, las operaciones de licencia, adquisición tecnológica, fusiones o procesos de due diligence suelen, y deben, incorporar revisiones específicas de libertad de operación para identificar posibles contingencias antes de cerrar una transacción. No resulta extraño que una tecnología técnicamente excelente pierda atractivo comercial cuando aparecen riesgos significativos de infracción o litigio.
El principal objetivo de un estudio FTO es, por tanto, anticipar problemas antes de que se conviertan en conflictos reales. Identificar estas situaciones con suficiente antelación permite a la empresa adoptar, a tiempo, decisiones fundamentadas y definir una estrategia adecuada. En algunos casos será posible rediseñar determinados elementos del producto, en otros, negociar acuerdos de licencia, explorar vías de colaboración tecnológica o incluso replantear la estrategia de entrada en determinados mercados.
Por tanto, aunque con frecuencia se percibe el FTO como un ejercicio exclusivamente jurídico, como estamos viendo sus implicaciones empresariales son muy amplias. Un análisis de esta naturaleza, bien realizado, proporciona una visión privilegiada del panorama competitivo, permite identificar actores relevantes, detectar áreas tecnológicas particularmente saturadas y localizar espacios de mercado menos congestionados desde el punto de vista de la propiedad industrial. Además, contribuye a una mejor planificación estratégica, ayudando a dirigir los esfuerzos de I+D hacia soluciones con mayores posibilidades de explotación comercial y menor exposición a conflictos con terceros. Para startups y compañías deeptech, donde el valor de la empresa suele estar estrechamente ligado a sus activos tecnológicos, disponer de una estrategia de libertad de operación puede resultar tan importante como contar con una patente sólida.
La protección mediante patente sigue siendo una herramienta fundamental para defender la innovación y generar ventajas competitivas, sin embargo, como se indicaba al inicio, proteger una tecnología y poder explotarla son cuestiones diferentes que deben analizarse de forma independiente. Es por ello que las empresas más maduras en materia de propiedad industrial ya no conciben la presentación de una patente como el final del proceso, sino como una pieza más dentro de una estrategia más amplia que incluye vigilancia tecnológica, gestión de riesgos y análisis de libertad de operación.
En un entorno donde las decisiones de inversión, escalado e internacionalización requieren cada vez mayores garantías, el Freedom to Operate se ha convertido en un elemento clave para transformar una innovación prometedora en una oportunidad de negocio realmente viable. Porque una tecnología puede ser excelente, estar patentada e incluso tener mercado, pero si no existe libertad de operación, su potencial comercial puede verse seriamente comprometido.
