Por Jaume Mourisco Ayuso, abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios

Introducción | Antecedentes

La empresa Webtendances, SASU. Solictó el 31 de marzo de 2023, y se concedió el 21 de julio de 2023, la marca de la Unión Europea n.º 18 856 899 Pierre Cadault, para las clases de productos y servicios número 3, 9, 14, 18 y 25.

Frente a este registro, la empresa Viacom International Inc. (en adelante, Viacom), titular de los derechos de propiedad intelectual de la famosa serie de televisión “Emily in Paris”, y en particular, sobre el reconocido personaje de ficción que aparece en dicha serie y cuyo nombre es “Pierre Cadault”, interpuso una acción de nulidad.

Análisis

En esencia, lo que el solicitante de nulidad expone en su solicitud, es que la marca en cuestión reproduce exactamente el nombre del personaje de ficción que aparece en dicha serie, y el cual se dedica al mundo de la moda y la alta costura en la serie. Y no solo eso, sino que, además, la marca ha sido registrada para productos relacionados con el lujo, la alta costura y la moda, lo cual tal y como expone el solicitante, hace inevitable que el público relacione esta marca con el icónico personaje de televisión.

Con esta acción, lo que se pone de manifiesto es el hecho de que el titular de la marca, con dicho registro, ha tratado, de forma completamente intencionada, de apropiarse del nombre de Pierre Cadault, y con ello, aprovecharse indebidamente de la reputación que ha obtenido esta persona, y, por ende, perjudicar indudablemente los intereses de Viacom.

Viacom, en su solicitud de nulidad, adjuntó un total de 87 documentos anexos a la misma, en las cuales se probaba el hecho de como a nivel internacional, tanto en revistas, anuncios promocionales, y otro tipo de registros, el nombre y el personaje de Pierre Cadault era claramente reconocido, y, además, los derechos propiedad intelectual derivados del mismo eran titularidad de Viacom.

El asunto por tanto se centró en el hecho de que el registro de marca en cuestión se había realizado de mala fe, además de la protección que el personaje de Pierre Cadault tiene gracias a los derechos de propiedad intelectual.

Este caso es interesante pues vuelve a poner de manifiesto el hecho de que, como tal,  en primer lugar, se presume la buena fe hasta que se demuestre lo contrario, en segundo lugar, que la existencia de la “mala fe” debe ser probada por quien interponga la solicitud de nulidad, y por último, que no existe una definición jurídica concreta relativa a qué se entiende por “mala fe”, sino que la misma se entiende como un estado subjetivo, el cual deberá ponderarse en función de cuáles son las intenciones del solicitante de una marca de la Unión Europea. No obstante, a la ausencia de una definición exacta, si existen dos requisitos cumulativos que deben cumplirse:

• Que la acción objeto de análisis refleje, de forma clara, una intencionalidad que pueda calificarse como deshonesta,
• Y que exista una norma de carácter objetivo, la cual permita evaluar la supuesta acción y poder posteriormente calificarla como constitutiva de mala fe.

En el caso concreto de la solicitud de una marca de la Unión Europea, se cita en presente resolución que existirá mala fe cuando la conducta del solicitante se aparte del comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales honestas. Y en este caso en particular, la Oficina ha entendido que el hecho de solicitar como marca el nombre exacto de Pierre Cadault, para los mismos productos los cuales son objeto de la antedicha serie de televisión, sin existir ningún tipo de interés y/o finalidad conocida, es prueba irrefutable de la mala fe en dicho registro.

No obstante, lo anterior, si una entidad comercial, por el uso que ha realizado de su signo en el mercado, ha obtenido un cierto grado de protección, el hecho de que un tercero registre dicho signo se entenderá realizado con mala fe respecto de la entidad que usaba inicialmente dicho signo. Se trae a colación un caso importante en esta materia, el C-529/07, Lindt Goldhase, donde se describió qué factores deben tomarse en consideración:

• El hecho de que el titular de un registro de marca de la UE sabe o debe saber que existe un tercero usando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que puedan confundirse con la marca de la UE;
• La intención del solicitante de marca de la UE de frenar el uso del signo por dicho tercero;
• Qué nivel de protección tiene previamente el signo del tercero y el signo que se solicita
• Si el objetivo del titular de la solicitud de registro de marca de la UE era legítimo.

Y es importante el hecho de que no será suficiente con probar la identidad o similitud del signo en cuestión, así como de los productos o servicios que describa, y por tanto la existencia de riesgo de confusión, para probar la existencia de mala fe en el registro. Y es aquí donde entran en juego las intenciones en relación con el registro.

En este caso, el hecho de que el titular del registro no respondiese a la solicitud de nulidad, puesto que da a entender, y así lo entendió la división de cancelación, que la intencionalidad en el registro no era la de usar la marca, sino únicamente la de evitar que el tercero pudiera entrar y operar con normalidad dentro del mercado europeo, o bien, y como es el caso que nos ocupa, evitar que un tercero que ya está dentro del mercado pueda continuar con su actividad.

Conclusiones

Lo anterior, junto con el hecho de que las clases de productos y servicios para los cuales se registró la marca en cuestión, que no son otros que los habituales relacionados con productos de merchandising, la intención del solicitante no era otra que el entorpecimiento y obstrucción de la actividad comercial de Viacom, además de apropiarse de la reputación que el personaje de Pierre Cadault se ha granjeado desde el estreno de la serie en el año 2020, y la cual hoy en día continúa en emisión.

Por todo esto, la División de Cancelación de la EUIPO entendió que, como había acreditado Viacom, el personaje de Pierre Cadault es un personaje original, el cual se haya protegido por derechos de propiedad intelectual, y unido al hecho de la probada mala fe en el registro de dicha marca, y por tanto, procedía la aplicación del artículo 59(1)(b) del RMUE.

Una vez más, es importante no olvidar que no solamente los derechos conferidos por un registro previo de marca sirven de base en relación con la protección de las marcas, quedando también como opción los derechos de autor para la defensa y protección de los activos de propiedad industrial e intelectual, y que quien con mala fe actúa, de mala forma termina.