Por Jorge Vicente Martínez, abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios.

La nulidad por mala fe puede ser clave para defender derechos marcarios previos sin uso efectivo en la UE, como en el caso Frisby.

El reciente conflicto entre Frisby Colombia y Frisby España SL por el uso de la marca «Frisby» en territorio europeo plantea una cuestión central en Derecho de Marcas: ¿puede protegerse una marca registrada y notoriamente conocida en otro país si no se ha usado en la Unión Europea? Y, en caso contrario, ¿puede invocarse la mala fe como defensa para impedir su apropiación por un tercero?

Frisby S.A. BIC, cadena de restaurantes especializada en pollo frito y con más de 270 locales en Colombia, cuenta con registros marcarios anteriores en España y la UE. Sin embargo, dichos registros no han sido utilizados de forma efectiva en este territorio, requisito fundamental para mantener su vigencia.

La legislación europea permite cancelar una marca si no ha sido usada de forma real y efectiva durante cinco años consecutivos. Esa es precisamente la vía que ha utilizado Frisby España SL, que no solo registró su propia marca en la UE, sino que ha solicitado la caducidad de los registros anteriores ante la EUIPO y la OEPM. En caso de no presentar pruebas de uso antes del 17 de julio de 2025, Frisby Colombia podría perder sus derechos en la región.

No obstante, existe una vía alternativa con base jurídica sólida: alegar la mala fe del nuevo titular y solicitar la nulidad del registro más reciente. El Reglamento de Marcas de la Unión Europea permite declarar nula una marca cuando ha sido registrada con mala fe, es decir, con la intención de bloquear a un tercero legítimo o aprovecharse de su reputación sin justificación comercial propia.

En este caso, la marca Frisby es ampliamente reconocida por el público colombiano. Además, España alberga una comunidad de más de medio millón de personas originarias de Colombia. A ello se suman indicios como la reutilización de elementos visuales similares (mascota, colores, referencias narrativas) por parte de Frisby España, lo que podría interpretarse como un intento de apropiación de la identidad visual y comercial de la marca original.

Para que prospere esta estrategia, Frisby Colombia deberá aportar pruebas claras que evidencien que el solicitante conocía la existencia y reputación de la marca colombiana y actuó con la intención de beneficiarse de ella. Aunque el uso fuera exclusivamente en Colombia, este tipo de casos permiten a las autoridades tener en cuenta circunstancias externas al ámbito territorial si ayudan a demostrar una actuación desleal.

En PONS IP defendemos que la protección marcaria no solo debe regirse por normas formales, sino también por principios de ética comercial. La mala fe en el registro atenta contra la esencia del sistema de marcas, que busca garantizar una competencia leal basada en la diferenciación legítima de productos y servicios.