Por Gabriel Castilla, responsable de Ingeniería y Software | Departamento de Patentes PONS IP
Recientemente ha sido publicada la resolución emitida por la cámara de recursos de la EUIPO en relación con la validez en la Unión Europea del conocido diseño de la compañía Crocs, Inc. identificado como diseño registrado 000257001-0001, por la cual se mantiene la decisión de la división de nulidad de declarar la invalidez del diseño a la vista de la solicitud de nulidad presentada por la compañía española Gor Factory S.A.
Este zueco de goma de Crocs es uno más entre los cientos de diseños que ha registrado la compañía estadounidense de estos famosos calzados a lo largo de los últimos años y que ha sido éxito de ventas en más de 90 países con millones de unidades vendidas.
Más concretamente el diseño registrado solicitado el 22-11-2004 ante la EUIPO ampara uno de los productos más populares de Crocs que tiene como peculiaridades su puntera cerrada y redondeada, sus múltiples orificios circulares en su superficie superior y la incorporación de una tira o correa posterior articulada que se puede emplear como elemento de sujeción del pie en correspondencia con la posición del talón.
Este diseño ya fue objeto de disputa durante años entre Holey Soles Holding y Crocs, Inc., que tuvo su inicio en la presentación por parte del primero de una solicitud de nulidad ante la EUIPO reclamando la nulidad del diseño por falta de carácter singular, empleando como prueba para su reclamación, entre otros, la previa divulgación de un calzado muy similar que aparecía en la propia página web de Crocs, Inc. divulgado en el año 2002 y por tanto disponible para el público antes del periodo de gracia de 12 meses que establece la normativa de diseños.
La decisión entonces de la división de anulación de la EUIPO en el año 2007 fue la de declarar la invalidez de este diseño, decisión que fue recurrida por Crocs Inc. ante la EUIPO con el mismo resultado al desestimar el recurso y mantener la invalidez. Sin embargo, esta decisión fue nuevamente recurrida ante el Tribunal General de Luxemburgo, donde asimismo fue desestimada, para acabar finalmente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el cual, curiosamente y tras años de controversia, ambas compañías llegan a un acuerdo en el año 2020 mediante el cual, Holey Soles Holding retira la solicitud de nulidad originalmente presentada y en consecuencia se mantiene la validez del diseño.
Pues bien, ahora nos encontramos con un nuevo frente abierto contra la validez del diseño de Crocs, por parte de la compañía Gor Factory, S.A, radicada en la localidad de Fortuna (Murcia), que en el año 2022 presentó una solicitud de nulidad basada en la divulgación previa de una fotografía de un zueco anterior, que se muestra en una página web de 13 de abril de 2003, (curiosamente se trata de una página web de Holey Soles Holding). En esa divulgación podemos apreciar que el zueco anterior reproduce con exactitud las proporciones y geometría del diseño de Crocs e incorpora los mismos orificios circulares y trapezoidales en las mismas ubicaciones, pero no incorpora la tira posterior que si muestra el diseño de Crocs.
La decisión de la división de anulación de la EUIPO emitida al respecto en fecha 22-01.2024 fue la de declarar la nulidad del diseño impugnado por carecer de carácter singular en relación con el diseño anterior y basa su decisión en que el zueco anterior es casi idéntico al diseño impugnado.
Esta decisión fue recurrida por Crocs, Inc. alegando que una diferencia perceptible entre los diseños comparados viene dada por la presencia de la mencionada tira del talón en el diseño impugnado, ya que considera que la presencia o ausencia de una tira del talón es un factor evidente y consciente en la decisión de compra del usuario informado, lo que en su opinión da lugar a impresiones generales diferentes.
En respuesta a las alegaciones del titular del diseño, el solicitante de la nulidad aportó una serie de argumentos a considerar en el análisis del carácter singular de un diseño, y la posterior opinión de la cámara de recursos se alinea con la de Gor Factory, S.A, incidiendo en el hecho de que la comparación de las impresiones generales producidas por los diseños no debe limitarse a una enumeración analítica de una lista de similitudes y diferencias, sino que debe de tener en cuenta su combinación global, y que la diferencia de una sola característica, la tira, aunque sea advertida por el usuario informado, será de menor importancia que el resto de características idénticas y no puede prevalecer sobre las similitudes.
La reciente resolución de la cámara de recursos de febrero de este año ha sido por tanto la de desestimar el recurso y mantener la invalidez del diseño de Crocs, Inc,. por falta de carácter singular.
Como vemos, todas estas argumentaciones están sujetas a cierta subjetividad y la EUIPO sigue unas pautas o un proceso muy definido que tiene en consideración una serie de aspectos tales como la libertad del diseñador a la hora de diseñar el diseño en cuestión, la saturación o no de este tipo de diseños a la fecha de presentación del diseño impugnado, el grado de percepción del usuario informado en función de qué tipo de personas se identifican como usuarios informados de estos productos, en definitiva toda una serie de cuestiones a considerar para llegar, en el caso de Holey Soles Holding contra Crocs Inc. a unas resoluciones, compartidas por tres instancias distintas, que declaran la invalidez del diseño de Crocs. Sin embargo, resulta chocante que todo esto queda en agua de borrajas al llegar a un acuerdo entre las partes y por ende decretar la validez de un diseño, que se ha demostrado reiteradamente en instancias inferiores que carece de singularidad.
Ahora Gor Factory, S.A está poniendo en tela de juicio el diseño de Crocs, Inc. en base a la existencia de un diseño anterior que en mi opinión tiene muchas similitudes con el diseño impugnado y que afecta claramente a su carácter singular. Sin embargo, es de esperar que, a la vista de actitud de Crocs, Inc,. en la anterior disputa con Holey Soles Holding, el proceso siga por los mismos derroteros, Crocs, Inc recurra esta decisión, y si el proceso aterriza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es muy probable que Crocs, Inc llegue a un acuerdo con la empresa murciana para salvar su diseño, al igual que hizo anteriormente.
Esta práctica de llegar a un acuerdo entre partes ante el tribunal, con la consiguiente ausencia de pronunciamiento del tribunal sobre la validez del diseño, da que pensar acerca de la seguridad jurídica que ofrece la Unión Europea a los fabricantes del sector y al titular del diseño, sobre todo cuando han existido previamente una serie de resoluciones reiteradas sobre la invalidez del diseño. Veremos si la empresa murciana afronta el reto de llegar hasta el final, no se atiene a negociación alguna y consigue una decisión que acabe con el monopolio del diseño de Crocs, Inc.
