Jorge Vicente Martínez. Abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios

La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 860/2025, de 28 de mayo, ha resuelto el recurso de casación interpuesto por Munich S.L. y Berneda S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con una disputa por infracción de derechos de marca y actos de competencia desleal.

La clave de esta sentencia se encuentra la marca nacional M2999664, de la que Munich es titular y Berneda su licenciataria. Esta marca fue registrada en 1991 como marca gráfica, y consiste en una “X” o aspa inclinada colocada en los laterales de una zapatilla deportiva, que permite considerarla hoy, en términos actuales, como una marca de posición, por cuanto su protección comprende el lugar específico donde aparece el signo en el producto.

El conflicto nace con la demanda de Munich y Berneda contra JJ. Ballvé Sports S.L., titular de la marca “NOX”, a quien acusan de utilizar signos similares a la “X” en productos como raquetas de pádel, mochilas y ropa, lo que a su juicio constituye una violación de derechos marcarios y de diseño industrial, además de actos de competencia desleal.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona estimó parcialmente la demanda y declaró la infracción solo respecto del uso de signos sin la denominación “NOX” en ropa deportiva. En apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona revocó completamente esta decisión y desestimó la demanda de Munich. A pesar de reconocer que la marca de Munich podía ser notoria dentro del ámbito del calzado deportivo, concluyó que no tenía suficiente distintividad para impedir el uso de signos similares en otros productos como mochilas o raquetas, por no tratarse de un uso equiparable ni evocador.

El Tribunal Supremo analiza en profundidad la normativa nacional y comunitaria sobre la protección de marcas notorias. Reitera que para este tipo de marcas no es necesario un riesgo de confusión estricto, pero sí se requiere un vínculo evocador entre el signo anterior y el posterior en la percepción del público. Este vínculo puede llevar la obtención de un provecho indebido o el menoscabo del renombre o carácter distintivo de la marca prioritaria.

Aplicando estos criterios, el Supremo concluye que la marca de Munich goza de notoriedad en el ámbito del calzado deportivo, pero que esa notoriedad no se proyecta automáticamente a otros sectores como el de las raquetas. Considera que el signo posee una distintividad escasa, lo cual limita el alcance de protección más allá del producto en el que ha sido eficazmente usado. No se acredita que JJ. Ballvé utilice signos similares en zapatillas deportivas, ni en la misma disposición, ni que el público consumidor perciba una evocación o conexión entre ambas marcas. Se trata de usos en contextos y productos distintos, lo que impide considerar la existencia del vínculo evocador necesario.

Resulta llamativa la expresión de “signo notorio de baja distintividad” que emplea esta sentencia. Esta fórmula puede chocar con la definición habitual de renombre que, precisamente, implica que la marca ha adquirido en el público un nivel de distintividad superior al de distintividad intrínseca de su registro, aun cuando esta fuera reducida de origen.

Además, en principio no debería ser un obstáculo insalvable que “no se ha considerado probado que las marcas de la parte demandante tengan carácter notorio más allá del ámbito o sector del calzado deportivo”: productos como las raquetas, vinculados a la actividad deportiva, no están en principio tan alejados como para excluir la posible evocación de una marca renombrada en calzado deportivo.

Realmente, lo que parece latir en la decisión del Tribunal no es tanto la debilidad distintiva del signo como marca de posición para zapatillas, sino su incapacidad de trasladar esa distintividad a productos en los que, por su forma, no es posible reproducir el signo de forma similar. Al tratarse de una forma geométrica simple como la “X”, el elemento posicional cobra gran relevancia en la percepción del consumidor, y la posición concreta en las zapatillas juega un papel determinante en la percepción del signo.

Por ello, si el consumidor no establecerá un vínculo entre ambos productos no es por la debilidad del signo tal y como está registrado —marca de posición en una zapatilla—, sino porque el nuevo producto —la raqueta— no puede funcionar como soporte para una marca de posición que presupone una ubicación determinada en una zapatilla. De esta forma, la evocación es descartable, no tanto con motivo de la baja distintividad del signo, sino porque al privar al signo de su contexto posicional, no es posible el establecimiento de un vínculo.

Dado que este razonamiento se deduce de la sentencia, quizá se podría haber prescindido de la expresión “signo notorio de baja distintividad”, que puede una fuente de interpretaciones ambiguas en el futuro. No obstante, de una lectura global de la sentencia, y de la jurisprudencia que cita, apreciamos que se trata de una expresión circunstancial en este caso concreto. Habrá que estar atentos a la futura lectura hagan los tribunales.