Jorge Vicente Martínez. Abogado Propiedad Industrial. Área de Litigios PONS IP

La EUIPO ha rechazado la oposición presentada por la firma francesa Lacoste contra la solicitud de registro de la marca figurativa 018761615 “Dr. Caiman” para cosméticos (clase 3), solicitada por la empresa valenciana Kir Royal Natural Cosmetic S.L. La decisión, emitida a inicios de este año, frena a la marca del cocodrilo en su intento de impedir el registro de un signo destinado a identificar cosméticos y cosméticos para hombres. Lacoste no ha recurrido la resolución, por lo que la EUIPO ya ha expedido el certificado de registro de la marca Dr. Caimán.

Lacoste basó su oposición en tres marcas figurativas anteriores de la Unión Europea, todas ellas representando distintas versiones de su emblemática marca figurativa del cocodrilo.

Lacoste alegó tanto el riesgo de confusión entre los signos como la reputación de sus marcas, invocando los artículos 8(1)(b) y 8(5) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea.

En apoyo de su renombre, Lacoste aportó abundante documentación para acreditar el renombre de su marca: artículos de prensa, campañas publicitarias, referencias en medios internacionales y ser el patrocinador de grandes eventos deportivos como Roland Garros. La EUIPO dio por probado que el cocodrilo de Lacoste goza de una sólida reputación en el ámbito de la moda, debido a que la mayor prueba estaba relacionada con polos y otras prendas de vestir. No obstante, el reconocimiento no se extendió a otros productos, como los cosméticos o perfumes, pese a que Lacoste también opera en esos sectores, pero dichas pruebas ya no resultaban tan contundentes como las presentadas para ropa.

En definitiva, la EUIPO determinó que la marca de cocodrilo acreditaba renombre únicamente para prendas de vestir. Además, la reputación se entendió acreditada principalmente en Francia, aunque este territorio puede considerarse representativa de una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, por lo que reconoció el renombre de la marca para la UE.

Partiendo de un renombre limitado solo a moda, la EUIPO observó que, si bien ambos presentan figuras de reptiles, existen claras diferencias visuales y conceptuales. La marca de Lacoste muestra un cocodrilo realista en posición lateral, de color verde con detalles rojos y negros, mientras que la marca solicitada representa un caimán de estilo caricaturesco, de color mostaza, con una expresión amistosa y acompañado de las palabras “Dr. Caiman”. Conceptualmente, Dr. Caimán puede entenderse como una unidad semántica alusiva a un personaje ficticio (un caimán con el título de doctor).

La similitud visual fue calificada como muy baja, y la conceptual como media, al compartir únicamente la referencia genérica a un reptil.

La oficina concluyó que diferencias entre signos permitían descartar que el público establezca un vínculo mental entre ellos. Aunque los sectores de la moda y la cosmética están estrechamente relacionados, la EUIPO consideró que la mera presencia de un reptil en ambos logotipos no bastaba para generar asociación con la marca del cocodrilo. El estilo gráfico, los colores, la disposición y la inclusión de un elemento verbal en la nueva marca resultaron suficientes para descartar cualquier conexión en la mente del consumidor.

Respecto al argumento de reputación, la EUIPO recordó que el renombre, por sí solo, no otorga protección frente a signos visual o conceptualmente distintos. En consecuencia, el uso del signo “Dr. Caiman” no puede considerarse una explotación indebida ni un perjuicio para la reputación de Lacoste.

Descartada la prohibición de registro con base en el renombre del cocodrilo de Lacoste, la EUIPO analizó el segundo motivo alegado por Lacoste: el riesgo de confusión.

En cuanto al riesgo de confusión, los cosméticos estaban registrados de forma idéntica en las marcas anteriores. Sin embargo, las similitudes entre los signos eran demasiado escasas para inducir a error. Los consumidores, señaló la resolución, no creerán que los productos proceden de la misma empresa ni de compañías vinculadas.

De nuevo, el único elemento común (la representación de un reptil) no es suficiente para generar confusión o asociación, especialmente teniendo en cuenta las marcadas diferencias visuales y la presencia destacada del componente verbal “Dr. Caiman”.

En definitiva, la EUIPO rechazó íntegramente la oposición presentada por Lacoste.

La resolución refuerza la idea de que el renombre en un sector no garantiza su extensión automática a otros ámbitos comerciales, incluso de sectores aparentemente vecinos como de moda a cosmética. Asimismo, que una mera idea común (un cocodrilo o caimán) no determina por sí mismo la similitud, debiendo atender a todos los factores presentes en los signos en comparación.

Por tanto, ambas marcas coexistirán en el mercado europeo y los consumidores distinguirán fácilmente entre la elegancia clásica del cocodrilo de Lacoste y la imagen más divertida y caricaturesca del “Dr. Caiman”.