José Carlos Erdozain. Of Counsel de PONS IP

El Tribunal Supremo (Sala 1ª) ha dictado, recientemente, una interesante sentencia sobre el alcance que tienen las denominadas «marcas débiles». Bajo esta acepción entendemos aquellos signos distintivos cuasidescriptivos cuyo nivel de distintividad podría calificarse de medio o bajo, pero siempre en el bien entendido de que cumplen mínimamente su función de identificar un determinado origen empresarial.

La disputa versaba sobre la marca prioritaria «NEUMÁTICOS KM0», cuya representación gráfica es la siguiente:

Esta marca se registró para publicidad y gestión de negocios comerciales, utilizándose para la promoción y comercialización de un servicio de talleres y sustitución de neumáticos nuevos y seminuevos.

Los demandados, por su parte, utilizaban en el tráfico la denominación «Neumáticos Km0» en las islas Canarias, y solicitaron y registraron, asimismo, el siguiente nombre comercial para los mismos servicios que la marca antes señalada:

Frente al registro de este nombre comercial reaccionó el titular del derecho de la marca prioritaria por entender, fundamentalmente, que tal signo distintivo incurría en un supuesto de nulidad relativa por riesgo de confusión con dicha marca.  El argumento de fondo era la coincidencia denominativa y aplicativa.

Si bien en primera y segunda instancia los tribunales dieron la razón a los demandados, el Tribunal Supremo revocó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por entender que, en efecto, se daban los requisitos para anular el nombre comercial inscrito por los demandados. Para el Alto Tribunal el riesgo de confusión se basaba en que entre los signos enfrentados había una identidad del elemento denominativo «Km0» y «KmZERO», respectivamente, los cuales «suenan igual y transmiten la misma idea común en el mundo del automóvil, de los vehículos y recambios de automóvil seminuevos, poco usados». Esta práctica identidad fonética, unida a la identidad aplicativa y conceptual, y la escasa diferencia gráfica, a decir del Alto Tribunal, «contribuyen decisivamente a provocar en un consumidor medio un riesgo de confusión sobre un común origen empresarial».

No conviene soslayar, no obstante, determinadas identidades gráficas, tales como los colores, rojo y negro en ambos casos, así como la inclusión de un neumático en ambos casos.  Todo ello, en definitiva, son ingredientes que acentúan el parecido o similitud entre ambos signos apreciada globalmente, y que justifican la nulidad del nombre comercial posterior.

Junto a ello, el Alto Tribunal aprecia motivos para reconocer el derecho a que el demandante sea indemnizado en la cantidad del uno por ciento de la cifra de facturación del infractor.

¿Cuál es el interés que suscita esta sentencia?  A mi modo de ver, la resolución objeto de comentario es muy relevante en la medida en que el Tribunal Supremo recoge, aunque no lo mencione expresamente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las marcas débiles. Según esta doctrina jurisprudencial europea, este tipo de marcas merece igualmente protección frente a usos infractores en tanto consten inscritas y no hayan sido caducadas por algún motivo. El hecho de que en su configuración puedan encontrarse elementos denominativos (o gráficos) poco distintivos no debe ser motivo para minusvalorar el alcance del ius prohibendi del que goza el titular de la marca en cuestión.

Dicho lo anterior, es cierto que ha sido muy discutido en la jurisprudencia patria qué protección merecen las denominadas «marcas débiles».  Hay razones para postularse a favor de una «tesis de protección equivalente» (esto es, que la protección debe ser cuando menos la misma que la dispensada a una marca distintivamente más fuerte), pero también existen motivos para apoyar una «tesis de protección proporcional» al poder distintivo de la marca alegada. 

Así, la primera de las posturas viene sustentada en el principio de legalidad, y en la necesidad de otorgar una misma protección a todos los titulares de derechos de marca inscrita en un registro especializado, so pena de desvirtuar el ius prohibendi (y también, desde luego, el ius utendi) del que goza el titular: de no otorgarse una misma protección, ¿qué valor real tendría entonces un registro marcario? Si la oficina de marcas correspondiente ha decidido validar la solicitud hecha, y ha otorgado la inscripción al solicitante, ¿no supondría negarle protección jurídica efectiva una interpretación que, a la postre, no reconociera una mínima distintividad al signo invocado? Si se ha registrado, tal y como ha reconocido repetidamente el Tribunal General de la Unión Europea, es porque se presume su distintividad mínima, y si no la tiene, lo debido es expulsarlo del registro de marcas por incurrir en una prohibición absoluta por falta de distintividad.

Frente a ella, sin embargo, tampoco resulta descabellado defender que una marca cuya composición sea seudodescriptiva, o linde con la mínima distintividad requerida, puede llegar a desplegar un efecto de uso exclusivo que derive en un abuso de derecho, y que este efecto no es el buscado, realmente, por el sistema de marcas.  Se apoya este en la premisa de que se pueden usar aquellos signos cuya distintividad no llegue a un mínimo.

Ahora bien, lo acertado de esta resolución del Alto Tribunal es que viene a reconocer que, en la medida en que el signo se encuentre registrado y no haya sido caducado, ni su validez cuestionada por incurrir en una prohibición absoluta de registro por falta de distintividad, este debe desplegar los efectos propios de cualquier marca registrada.  Si aquella parte frente a la que se invoca el símbolo entiende que se trata de un signo descriptivo o genérico o, en general, que está falto de una mínima distintividad, su reacción debe ser la de cuestionar el registro a través de la vía reconvencional, y si no lo hace, se contenta y admite ese efecto, aunque mínimo, pero suficiente, para que el titular del derecho inscrito pueda perseguir usos infractores. No podemos, entonces, sino estar de acuerdo con la tesis mantenida por el Alto Tribunal que refuerza el papel relevante que juegan las oficinas de marcas, y la propia normativa marcaria, en el reconocimiento y efectividad de los derechos inscritos por muy débiles que puedan parecernos.