Jaume Mourisco Ayuso. Abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios

Ahora que ya ha pasado el periodo navideño, es buen momento para traer este asunto, y analizar qué fue lo que le ha sucedido a Freixenet, empresa que, acostumbrada a triunfar (y a brindar así en consecuencia con sus cavas y vinos), en esta ocasión, no pudo ser.

El asunto se remonta al 9 de mayo de 2022, cuando Freixenet procedió a solicitar ante la EUIPO la marca “CB”, para productos de la clase 33, en concreto, vinos espumosos.

Dicha solicitud fue detectada por la sociedad Alvear, ubicada en Montilla (Córdoba), quien con fecha de 10 de junio de 2022 se opuso a la referida solicitud, alegando que existía riesgo de confusión con su marca denominativa prioritaria (Marca Nacional 1030695), la cual estaba registrada en clase 33 para “vinos, espirituosos y licores”.

Entre otras vías de defensa, Freixenet procedió a solicitar la correspondiente prueba de uso de la marca base de la oposición, pues, a su entender, dicha marca no estaría siendo utilizada de forma efectiva. Sin embargo, Alvear proporcionó, de acuerdo con la EUIPO, prueba de uso suficiente, por lo que dicho uso quedó acreditado, y la oposición, estimada.

Confiada en que su posición y argumentos, Freixenet procedió a presentar recurso frente a la resolución de la EUIPO, al entender que, por un lado, no se había valorado correctamente la prueba de uso aportada de contrario, así como que, a su juicio, el ámbito aplicativo no podía considerarse similar.

Nuevamente, la EUIPO desestimó los argumentos de Freixenet en su Decisión R 816/2024-1, y, también de nuevo, Freixenet no se quedó de brazos cruzados, elevando el asunto al Tribunal General, donde vino a sostener idénticos argumentos que en las instancias anteriores en defensa de su solicitud de marca.

El Tribunal General de la UE, aceptando el recurso, y, tras su valoración, ratificó lo que la EUIPO venía sosteniendo en su sentencia del asunto T-222/25, si bien, dejó una serie de regalos para quienes participamos de este mundo de la propiedad industrial.

Dejando de lado el hecho de que estimaba suficiente la prueba de uso aportada por Alvear en cuanto al uso efectivo de la marca base de su oposición, así como ratificar la identidad fonética y acusada similitud gráfica, dejó dos notas a destacar:

• Confirma los criterios en cuanto a cómo es posible utilizar una marca con variaciones respecto de cómo se registró originariamente;
• Confirma la identidad aplicativa, y ello porque entiende que el “vino fino”, producto para el cual Alvear había aportado mayormente su uso, no es posible entender dicha categoría como una subcategoría autónoma dentro de la clase 33, sino al contrario, entiende que dicha categoría se incardina dentro del ámbito general de los “vinos”.

Sobre el uso de una marca de forma distinta a cómo se había utilizado la misma, recuerda el TGUE que la clave reside en si las variaciones que se han realizado alteran, o no, el carácter distintivo de la marca tal y como se registró. Así, en nuestro caso, la marca se había registrado, en forma denominativa, como “C.B.”, y el uso que se estaba realizando era, en un formato figurativo, si bien eliminando los dos puntos que seguían a cada una de las letras, es decir, como “CB”. Entiende el TGUE que la eliminación de dichos puntos no supone una variación sustancial, por lo que ratifica el hecho de que la marca sí se estaba utilizando conforme a su registro.

Y en cuanto a la cuestión de si nos hallamos ante una subcategoría autónoma o no, aporta luz el TGUE en cuanto a cómo se debe comparar las clases de productos y servicios, y, en particular, qué ocurre si una subcategoría se puede entender como autónoma o no (y, más en concreto, aporta claridad dentro del sector vinícola, al concretar qué cae y qué no dentro de la categoría general de “vinos).

Trae el TGUE el concepto de “uso parcial”, cuyo propósito es evitar que haya marcas indisponibles cuando estas no se hayan utilizado para una concreta categoría de productos, esto no puede entenderse, en palabras del tribunal, “como consecuencia privar al titular de la marca de que se trate de toda protección en relación con productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que haya podido probar el uso efectivo, no son sustancialmente distintos a ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.”

Así, concluye el TGUE que no se puede entender el concepto de “parte de productos o servicios” como todas las formas comerciales de estos que sean similares, sino únicamente a productos o servicios que se diferencien lo suficiente para entenderse como una categoría o subcategoría coherente y claramente diferenciada.

Con lo anterior en mente, en tanto qué es y qué no una subcategoría autónoma, vino a ratificar así el TGUE lo dispuesto por la EUIPO en tanto que existía identidad aplicativa entre los “vinos espumosos” para los cuales Freixenet solicitó su marca respecto del “vino fino” de Alvear, al entender el TGUE que ambos quedaban comprendidos dentro de la categoría general de “vinos”.

Así, esta sentencia aporta especial claridad respecto de cuando si y cuando no se entiende utilizada una marca de forma diferente a su registro, y a cuáles son los criterios para determinar con mayor certeza cuando, aplicativamente, se puede entender un producto como una subcategoría, o no.

Ocurrido esto, es seguro que Freixenet tomará mayores cautelas en el futuro cuando proceda a solicitar nuevos registros, especialmente respecto de su campo aplicativo, ya que puede haber (de nuevo, como en muchos otros episodios) un pequeño David, presto a defenderse de Goliat.