Aunque una forma puede acceder a protección marcaria, dicha protección encuentra un límite cuando el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La razón de ser de esta prohibición es evitar que el titular de un registro pueda perpetuar un monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales que sus competidores deberían poder utilizar libremente, particularmente cuando existen otros derechos de exclusiva tales como las patentes cuya protección se encuentra limitada en el tiempo.

La aplicación de esta prohibición plantea una cuestión especialmente relevante cuando las ventajas asociadas a la forma del producto tienen su origen en su proceso de fabricación. ¿Debe quedar dicha forma fuera de la prohibición por el mero hecho de que la ventaja técnica se manifieste inicialmente durante la fabricación, o resulta también relevante cuando sus efectos se proyectan posteriormente sobre el funcionamiento y la utilización del producto?

Precisamente sobre dónde debe trazarse esa frontera se ha pronunciado el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 3 de junio de 2026, dictada en el asunto T-104/25, Lami Packaging/EUIPO – Tetra Laval, relativo a la forma tridimensional de un envase.

Tetra Laval Holdings & Finance SA es titular de una marca tridimensional solicitada en el año 2000 y registrada para recipientes de embalaje y material de embalaje de papel o de papel revestido de material plástico, en clase 16. El signo consistía en la forma de un envase octogonal que se reproduce a continuación:

En enero de 2022, Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd, la recurrente, solicitó la nulidad de dicha marca, alegando que la forma registrada estaba constituida exclusivamente por características necesarias para obtener un resultado técnico, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

La División de Anulación estimó inicialmente dicha solicitud, si bien posteriormente la Sala de Recurso de la EUIPO la desestimó, al considerar, en particular, que las características esenciales relacionadas con la forma del producto representado por la referida marca afectaban a su proceso de fabricación, pero no incidían en la función desempeñada por el producto.

El razonamiento de la Sala de Recurso se apoyaba en una distinción que, en principio, era correcta: una cosa es que la forma de un producto permita obtener determinadas ventajas durante su proceso de fabricación, y otra que esas características produzcan un resultado técnico durante la utilización del producto.

Esta distinción procede de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, relativa a la forma tridimensional de la conocida barrita Kit Kat. El Tribunal de Justicia estableció que la prohibición relativa a las formas necesarias para obtener un resultado técnico se refiere a la manera en que funciona el producto y no a la manera en que este se fabrica.

Partiendo de esta premisa, la Sala determinó que la forma del envase permitía utilizar una menor cantidad de cartón para contener un determinado volumen de líquido, pero consideró que esta ventaja beneficiaba fundamentalmente al fabricante, mediante la reducción de costes y del material empleado, sin afectar realmente al funcionamiento del producto una vez puesto en circulación. A partir de ello, concluyó que el resultado técnico se producía en el proceso de fabricación y quedaba fuera de la prohibición marcaria.

Por consiguiente, la recurrente interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra dicha resolución.

En primer lugar, el Tribunal General retoma expresamente la sentencia Société des Produits Nestlé y señala que la apreciación del resultado técnico debe efectuarse atendiendo a las funcionalidades de la forma durante la utilización del producto, mientras que las modalidades de su fabricación carecen de pertinencia desde el punto de vista del consumidor final.

La cuestión consistía en determinar si las ventajas asociadas a la configuración del envase se agotaban en su proceso de fabricación o si se proyectaban también sobre la utilización del producto. Es precisamente en este punto donde el Tribunal General se aparta de la apreciación realizada por la Sala de Recurso.

El Tribunal General observa que el producto amparado por la marca controvertida es un recipiente cuya principal función técnica consiste en contener líquidos o productos alimenticios, y que todas las características esenciales de dicha marca contribuyen a que el producto pueda cumplir esa función técnica. Asimismo, señala que la forma de la referida marca permite garantizar la estabilidad del recipiente y facilita su manipulación, dos ventajas técnicas pertinentes en el marco de la utilización del producto.

Especial relevancia presenta el análisis de la relación entre la capacidad del envase y la cantidad de material necesaria para su fabricación. La forma prismática permite contener un determinado volumen utilizando menos cartón que un envase tradicional de forma paralelepípeda. A primera vista, podríamos pensar que esta ventaja pertenece exclusivamente a la fase de fabricación: menos material para fabricar el mismo producto. Sin embargo, el Tribunal considera que sus efectos no terminan en la línea de producción.

Utilizar menos material permite que el envase sea más ligero y menos voluminoso, lo que facilita posteriormente su almacenamiento y transporte. Además, para una determinada cantidad de material, la configuración permite aumentar la cantidad de líquido o alimento que puede contener el recipiente, haciendo más eficiente su función básica. Por ello, aunque la ventaja tenga su origen en una optimización de la fabricación, sus consecuencias se proyectan sobre la forma en que el producto funciona y es utilizado posteriormente.

Por último, el Tribunal General precisa que, aunque el público al que se dirige la marca controvertida esté constituido por clientes profesionales, también resulta pertinente analizar la funcionalidad de las características esenciales de dicha marca teniendo en cuenta la situación de los usuarios finales, llamados a adquirir los productos. A este respecto, señala que las ventajas técnicas derivadas de la forma de la marca controvertida afectan igualmente a la manera en que el producto es utilizado por los consumidores finales. En efecto, gracias a su forma particular, el envase resulta más fácil de sujetar y utilizar por el consumidor.

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General considera que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que el resultado técnico obtenido mediante la marca controvertida se refería únicamente al proceso de fabricación del producto y no incidía en la función desempeñada por este.

En consecuencia, concluye que la forma de la marca controvertida es necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, confirmando una interpretación amplia de la prohibición aplicable a las marcas constituidas exclusivamente por formas necesarias para obtener un resultado técnico. El criterio determinante no es el momento en que surge la ventaja técnica, sino si sus efectos se proyectan sobre la utilización, el funcionamiento o las prestaciones del producto una vez comercializado. Desde esta perspectiva, el Tribunal rechaza una separación excesivamente rígida entre el proceso de fabricación y la utilización del producto, al considerar que una ventaja inicialmente vinculada a la optimización industrial puede quedar comprendida en la prohibición marcaria cuando contribuye también a mejorar aspectos funcionales como la capacidad, la ligereza, la estabilidad, el transporte, el almacenamiento o la facilidad de uso.

La resolución refuerza así el principio de que el Derecho de marcas no puede utilizarse para perpetuar ventajas técnicas que deben permanecer disponibles para todos los operadores económicos una vez expirados, en su caso, los derechos de exclusiva específicamente previstos para proteger la innovación técnica.

Para las empresas, el fallo constituye además un recordatorio de los límites existentes entre la protección marcaria y la protección de las soluciones técnicas, ya que una configuración formal que aporte eficiencia productiva no será necesariamente registrable como marca si genera también ventajas funcionales durante la vida comercial del producto. En consecuencia, la sentencia subraya la importancia de articular estrategias de protección que valoren de forma coordinada las distintas figuras de propiedad industrial e intelectual disponibles y anticipa una aplicación especialmente rigurosa de la excepción de funcionalidad en materia de marcas tridimensionales.