Jaume Mourisco Ayuso. Abogado Propiedad Industrial | Área de Litigios

No son pocas las ocasiones en las que los clientes, ante la creación de un modelo de negocio, comienzan a indagar y pensar cual puede ser el mejor nombre que defina su negocio, es decir, cuál debe ser su marca. Y, correlativamente, no son pocas las ocasiones en las cuales el cliente llega a un nombre que de algún modo describe los productos o servicios que se pretende ofrecer, con el correspondiente riesgo de que la marca sea denegada.

En esos casos, hay ocasiones en las que, mediante la inclusión de elementos gráficos altamente estilizados, es posible salvar las prohibiciones absolutas de registro, logrando así que la marca en cuestión sea admitida en el registro. Y, en otras ocasiones, aun cuando la marca ha cruzado dicho umbral, dicha marca no está libre de ser susceptible de un procedimiento de nulidad, por entender algún tercero que dicha marca no debió acceder al registro.

Esto último es el caso que traemos hoy, y que versa sobre la Marca de la Unión Europea número 005922885, y cuya representación es la siguiente:

Efectivamente, al menos para el consumidor español y portugués (pues esta palabra en portugués significa “frutería”, y para el español, lo relacionará directamente con productos de fruta), la marca en cuestión, en su elemento denominativo, claramente será descriptiva de los productos y servicios que pretendía amparar, pues la misma se solicitó para:

• Clase 29: Fruta seca.
• Clase 31: Frutas frescas.
• Clase 35: Exportación de frutas frescas.

Así y todo, esta marca accedió al registro el 27 de abril de 2010, estando en vigor (y en funcionamiento en el mercado) hasta que, el 24 de febrero de 2022 recibió una acción de nulidad. Esta se fundamentaba, en esencia, en que la marca era descriptiva de los productos y servicios que amparaba, a pesar de sus elementos gráficos.

Desestimada en primera instancia, fue la Sala de Apelaciones quien desestimó el fallo anterior, y estimó parcialmente la solicitud de nulidad, al entender que la marca en cuestión era descriptiva para los productos de las clases 29 y 31, pero no para los servicios de la clase 35. Ante esto, el titular de la marca recurrió esta decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, y ello en atención a tres argumentos:

• Que la marca no podía ser considerada como descriptiva pues poseía elementos gráficos
• Que la marca tenía al menos un grado mínimo de distintividad, pues así se le había reconocido a dicha marca en otros procedimientos de oposición
• Que la marca había adquirido distintividad a través de su uso (también conocido como “Secondary Meaning”)

El Tribunal General, estimado el recurso y vistas las alegaciones de las partes, vino a desestimar este recurso en su totalidad, si bien proporcionando una serie de conceptos útiles que podemos extrapolar para próximos casos. Aunque no entró en el segundo motivo de recurso, al entender que no era necesario, si lo hizo en el primero y tercero, tal y como detallamos a continuación, con los elementos que consideramos más interesantes:

Sobre el posible carácter descriptivo o no de un signo. Para valorar el carácter descriptivo de un signo, se debe tener en consideración el público relevante, al que se dirigirán los productos y servicios. Así, no será lo mismo si el público es el público en general, que, si se trata de uno especializado, pues el grado de atención variará ostensiblemente. En este caso, se consideró que el público relevante es el público en general, al tratarse de productos y servicios de consumo habitual.

En cuanto al símbolo como tal, para valorar su posible carácter descriptivo, lo importante no es solamente si dicha marca se compone de elementos denominativos descriptivos, sino si los elementos gráficos que la acompañan modifican el significado del signo controvertido en su conjunto en relación con los productos designados. Así pues, cuando el elemento denominativo de una marca es descriptivo, la marca es, en su conjunto, descriptiva si los elementos gráficos de dicha marca no desvían la atención del público pertinente del mensaje descriptivo transmitido por el elemento denominativo.

Teniendo en cuenta que el término “Frutaria” es directamente descriptivo para el consumidor portugués (significa “Frutería”), y que los elementos gráficos que acompañan al elemento denominativo son un cuadrado, el semicírculo y una línea curva, que no poseen ningún tipo de detalle especial ni llamativo, no son suficientes para captar la atención del consumidor y poder así desviar su atención del elemento denominativo; o dicho de otra forma, los elementos gráficos, por su sencillez y casi nula estilización, no conseguían modificar el significado del signo, siendo este el requisito esencial para que un elemento gráfico pueda compensar el uso de un término descriptivo. Por tanto, aquí el Tribunal General dio una pincelada muy útil de cara a poder determinar qué es necesario para que un elemento gráfico pueda compensar la descriptividad de un elemento denominativo.

Secondary Meaning y sus requisitos probatorios. Para analizar si una marca ha adquirido distintividad a través de su uso (es decir, una marca que fue registrada con apenas distintividad o quasi descriptiva), es necesario poder conocer que el público, mediante su observancia, es capaz de relacionar dicho signo con un origen empresarial concreto, colmando así el principal propósito de una marca.

Si bien hay muchos tipos de prueba que pueden aportarse para lograr tal fin, hay algunos que tienen una mayor capacidad probatoria que otros, como, por ejemplo y especialmente, encuestas y/o estudios de mercado, así como declaraciones de organismos profesionales o relativas al público especializado.

En este caso, el titular de la marca proporcionó, entre otros, una declaración del jefe de departamento administrativo de su empresa, así como facturas de ventas, folletos, etcétera. Lo anterior, como reconoció el Tribunal General y también hizo la Sala de Recursos de la EUIPO, era apto para probar que, efectivamente, la marca se había utilizado en el mercado, pero no era apta dicha documentación para probar que el público destinatario asociaba dicha marca a su origen empresarial.

Así, el Tribunal General indicó que, cuando lo que se pretende es probar que una marca ha adquirido carácter distintivo mediante su uso, los elementos aptos para tal fin serían:

• Encuestas
  • Estudios de mercado
  • Declaraciones de asociaciones comerciales y profesionales
  • Declaraciones de cámaras de comercio e industria (en este caso, aquellas correspondientes al territorio de Portugal).

Así las cosas, aunque pueda parecernos un tema muy manido, esta sentencia del Tribunal General nos parece interesante para determinar dos aspectos que, en no pocas ocasiones, son determinantes para la viabilidad (o supervivencia) de una marca en el mercado.

Así, si tenemos un cliente que pretende registrar un término altamente descriptivo (si no conseguimos convencerle de utilizar otro término diferente, tarea ardua donde las haya en muchas ocasiones), deberemos insistir en que habrá que ubicar un elemento gráfico altamente estilizado, en una posición dominante, y que sea capaz de atraer la atención del consumidor; y, por otro lado, de cara a demostrar el Secondary Meaning, tocará echarse la mochila a la espalda, y hacer una suerte de trabajo de investigación de toda la vida, para conocer la opinión y conocimiento de los consumidores.

Porque, la fama, digan lo que digan, cuesta ganarla, y mucho más, mantenerla.