José Carlos Erdozain. Of Counsel de PONS IP.
El Tribunal General de la Unión Europea («TGUE») ha dictado recientemente sendas resoluciones en relación con la conocida marca TESTAROSSA. Se trata de las sentencias de fecha 02/07/2025, recaídas, respectivamente, en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23. Las partes enfrentadas en ambos casos eran las mismas, es decir, el titular de la marca controvertida, Ferrari SpA, la EUIPO, obviamente, y el coadyuvante Sr. Kurt Hesse.
¿Cuál era el objeto del litigio en cada caso?
En el asunto T-1103/23 se trataba de determinar si la decisión de la EUIPO por la que declaraba la caducidad por falta de uso de la marca TESTAROSSA en clase 12 era conforme a Derecho. Téngase en cuenta que dicha clase protege, entre otros productos, a los vehículos. Por su parte, en el asunto T-1104/23 el objeto del litigio era similar solo que en relación con los productos de la clase 28, es decir, entre otros, los vehículos terrestres de juguete a escala. Aquí, igualmente, la EUIPO declaró la caducidad de la marca TESTAROSSA para todos los productos en dicha clase.
Como se puede apreciar a primera vista, el solo hecho de que la EUIPO declarase la caducidad por falta de uso de la mítica marca TESTAROSSA, nada menos que en clase 12 para vehículos, llama la atención, razón por la cual estas resoluciones cobran especial interés.
En esencia, el Alto Tribunal europeo da la razón a Ferrari y anula las resoluciones de la EUIPO, si bien, en el asunto T-1104/23, solo con respecto a los «vehículos de motos a escala de juguete».
La importancia de estas resoluciones radica en que el Tribunal confirma su jurisprudencia sobre cuándo considerar que una marca ha sido usada de forma efectiva. Vayamos por partes.
En el asunto T-1103/23, principia el Tribunal recordando que «existe uso efectivo de una marca cuando ésta se utiliza de conformidad con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los que está registrada, con el fin de crear o preservar un mercado para dichos productos y servicios», añadiendo que «el uso efectivo no incluye el uso simbólico con el único fin de preservar los derechos conferidos por la marca». La consideración acerca de cuándo hay un uso efectivo de una marca no se puede hacer monolíticamente, sino que, insiste el Tribunal, debe atenderse a todos los hechos y circunstancias pertinentes.
¿Qué debe entenderse por pertinente en este contexto? Pues, prácticas en un sector económico determinado o la naturaleza de los productos o servicios en cuestión, las características del mercado o la importancia y frecuencia del uso de la marca, entre otros criterios.
Aquí la cuestión litigiosa era determinar si una venta de segunda mano de un vehículo con la marca controvertida a través de un concesionario autorizado podía entenderse como venta efectuada con el consentimiento del titular de la marca. Asimismo, se defendió como uso de marca la emisión de certificados de autenticidad de dichos vehículos.
A este respecto, el Tribunal avala que, si el titular de la marca utiliza efectivamente dicho signo en el marco de su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos para los que ha sido registrada, al revender productos de segunda mano, tal uso puede constituir un «uso efectivo» a efectos legales. Así, se integra este requisito con el del consentimiento a la reventa dado por el titular del derecho de marca. Es más: ese consentimiento puede ser tanto explícito como implícito: no se excluye, por tanto, que el titular de la marca no haya objetado nada al uso de la marca por terceros por medio de la reventa, si ello deriva de actos concluyentes que demuestren inequívocamente que el titular ha renunciado a su derecho y que ha participado efectivamente también con el tercero en dicho uso. Eso es, precisamente, lo que ocurre en el caso de autos, donde el Tribunal aprecia que la venta de segunda mano efectuada por un concesionario autorizado por el mismo titular de la marca sirve para indicar su origen comercial, especialmente, en el caso de vehículos de gama alta de colección vintage.
Asimismo, recalca el Tribunal que el servicio de certificación de autenticidad sí puede considerarse uso efectivo de marca a los efectos de la caducidad.
Por su parte, en el asunto T-1104/23, como hemos comentado, la cuestión de fondo era determinar si hubo, o no, uso efectivo de la marca controvertida aplicada a «coches a escala en miniatura». En otras palabras, ¿puede el titular de una marca prohibir que se utilice esta en este tipo de coches?
La cuestión se aclara por el Tribunal al señalar que el ejercicio del derecho exclusivo del titular de una marca debe reservarse a los casos en que el uso del signo por un tercero afecte o pueda afectar a las funciones de la marca, en particular, a su función esencial de garantizar a los consumidores el origen de los productos. Por consiguiente, la colocación por un tercero de un signo idéntico a una marca registrada para juguetes en modelos de vehículos a escala no puede prohibirse a menos que afecte o pueda menoscabar las funciones de dicha marca. Esto no sucede normalmente en el sector de los vehículos en miniatura que son reproducción exacta del original, toda vez, dice el Tribunal, que el coleccionista consumidor de este tipo de productos es consciente de que la marca en cuestión se reproduce únicamente con el objetivo de ser una copia fiel al original, sin que de ese hecho se colija necesariamente que la miniatura ha sido fabricada por el fabricante del vehículo original.
A nuestro juicio, ambas resoluciones son muy coherentes con el Derecho de marcas y con la interpretación cabal del requisito de uso efectivo, exigido en los procesos de caducidad. No puede hacerse una interpretación tan simple y rigurosa de ese requisito que limite su interpretación a solamente los usos directos del signo por parte de su titular. Por otro lado, también parece correcta la permisividad que el Tribunal hace de usos de signos distintivos en productos tales como vehículos en miniatura, donde el objetivo perseguido por su fabricante no es exactamente establecer un vínculo con el titular de la marca o aprovecharse de cualquier forma de su renombre.
