La empresa canadiense Dilmont Inc. solicitó el 9 de mayo de 2019 la marca de la Unión Europea n.º 18 062 146 MUSHER’S SECRETS, que pretende registrarse para los siguientes productos de la clase 3: Preparados no medicinales de aseo para proteger las patas de los perros, en concreto, Geles no medicinales, y consta de la siguiente representación gráfica:

Frente a esta solicitud, se opuso la alemana Beiesdorf AG, propietaria de la marca NIVEA, invocando, entre otras, la marca de la UE n.º 10 256 782. Tras la prueba de uso, se consideró que se había probado el uso para clase 3: cosméticos de uso personal.

La resolución se centra en el análisis del renombre, ya que NIVEA alegaba aprovechamiento del renombre de sus marcas, para aplicar la prohibición del artículo 8(5) del Reglamento.

La prueba del renombre aportada por NIVEA era muy exhaustiva, hay pruebas sólidas que apunta a la extraordinaria intensidad del conocimiento que había alcanzado su marca en el público, y la longevidad y consistencia en el uso de la marca NIVEA en un círculo azul. Entre ellas, podemos destacar que los envases y la publicidad de NIVEA llevan incorporando el clásico logo circular de NIVEA en colores azul y blanco desde 1924, con mínimas variaciones:

Se aportan publicaciones de un amplísimo periodo temporal, estudios de mercado, afidávits, permios, rankings, etc. Asimismo, se aportan diversas encuestas de consumidores donde se refleja un amplio conocimiento de la marca, la cual además está asociada a valores positivos.

Pues bien, la EUIPO concluye que la marca NIVEA goza entre el público, como mínimo de Alemania, de un renombre en un grado excepcionalmente alto. Se ha tenido muy en cuenta la longevidad y consistencia del uso de la marca NIVEA a lo largo de un siglo, la elevada inversión en publicidad, y el reconocimiento y confianza que los consumidores asocian con la marca NIVEA.

La peculiaridad de este caso es que no se determinó una similitud elevada entre la marcas. Fonéticamente, las marcas son dispares. Y conceptualmente las marcas no son susceptibles de comparación, ya que el público no percibe un significado específico en ninguna de las marcas.

l análisis visual se centró en la apariencia gráfica de las marcas enfrentadas. La EUIPO evaluó aspectos como el diseño, los colores, la tipografía y la longitud de las palabras.  Se consideró que las marcas eran visualmente similares, en un grado inferior al medio.

No obstante, se dio un gran papel al aspecto visual: La primera impresión visual tiene un gran impacto en la percepción del consumidor. Dado que las marcas son vistas en productos y publicidad, las similitudes visuales jugaron un papel crucial.

La EUIPO considera probado el establecimiento de un vínculo por parte del consumidor entre las marcas «NIVEA» y «MUSHER’S SECRET» debido a varios factores. En primer lugar, ese renombre “excepcionalmente elevado” de la marca NIVEA, especialmente en el sector de cuidado de la piel y productos cosméticos. Partiendo de un reconocimiento extendido entre los consumidores, lo que facilita la asociación con otros productos de cuidado de la piel. Asimismo, aunque los productos específicos pueden diferir (productos cosméticos en el caso de NIVEA, y un preparado protector para patas de perros en el caso de MUSHER’S SECRET), el ámbito general es similar, lo que puede inducir a los consumidores a relacionar ambas marcas. Por último, las similitudes visuales, si bien no son elevadas, son significativas junto con los demás factores para establecer un vínculo.

Probado que el consumidor puede establecer un vínculo, ello puede llevar al aprovechamiento del renombre de NIVEA. Ante todo, con una transferencia de prestigio, ya que los consumidores pueden transferir la imagen positiva y el prestigio asociado con NIVEA a MUSHER’S SECRET. Además, los consumidores pueden percibir erróneamente que MUSHER’S SECRET está asociado o respaldado por NIVEA, especialmente si consideran que se trata de una nueva línea de productos especializados. Por último, la a asociación indebida puede diluir la identidad única y el valor de la marca NIVEA, perjudicando su posición en el mercado y su capacidad para distinguirse de otros productos.

En resumen, la EUIPO considera que, debido al fuerte renombre de NIVEA y la relación entre los sectores de los productos, la marca solicitante podría beneficiarse injustamente del renombre de NIVEA, estableciendo así un vínculo y aprovechamiento del prestigio sin justificación adecuada. De ahí que la EUIPO haya decidido denegar la marca solicitada MUSHER’S SECRET.

Esta decisión aun no es firme y el solicitante de la marca denegada podría recurrirla. De ser así tendrían que pronunciarse las Salas de Recurso de la EUIPO, y sobre esta decisión, quedaría abierta la vía para acudir al Tribunal General de la Unión Europea.

Sin embargo, esta resolución de la EUIPO va en línea con la jurisprudencia reciente del Tribunal General de la Unión Europea, que no sólo se limitan a apreciar el renombre, sino que cada vez es más importante la graduación del renombre para determinar si el consumidor establecerá un vínculo o no.

Asimismo, es coherente con la necesidad de realizar un análisis global de todos los factores. En este caso, en presencia de una marca anterior con un renombre excepcionalmente elevado, se ha determinado que la marca posterior MUSHER’S SECRET, si bien su similitud con la marca anterior es limitada, era suficiente para que el consumidor estableciera un vínculo con la marca renombrada.

La exhaustividad de la prueba aportada, que acredita importantísimas inversiones publicitarias a lo largo de más de 100 años, y el mantenimiento de un conocimiento muy intenso e imagen positiva por parte del consumidor, revelan que la EUIPO tiene un baremo muy exigente para llegar a considerar que una empresa puede decir que tiene “un renombre excepcionalmente alto”.